Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Junio de 2012

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la sentencia de veinte (20) de octubre de 2011, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que CONCEDE la demanda de Amparo de Derechos Constitucionales presentada por N.A.,S..A y, en consecuencia, REVOCA la Sentencia N°87 de 20 de noviembre de 2007, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La decisión impugnada se sustentó en lo siguiente:

"...Observa esta Sala de Decisión, reunida en sede constitucional, que la orden de hacer concentrada en la Sentencia N°87 de 20 de noviembre de 2007 emitida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, tal y como quedó fundamentada después de que fuera confirmada por el Tercer Tribunal Superior de Justicia (que utilizó otro razonamiento que es precisamente el que causa descontento y disconformidad en el pretensor constitucional); en efecto, y en últimas, hace aplicación retroactiva de los artículos 140 y 142 de la citada Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, por determinación del juzgador de segunda instancia, y en relación con un certificado de registro de marca que fue expedido cinco (5) años antes de su entrada en vigencia.

La Constitución Política de la República de Panamá establece en su artículo 46, contenido dentro del Capítulo de Garantías Fundamentales correspondiente al Título III de Derechos y Deberes Individuales y Sociales, que las L. no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. Como puede advertirse la norma constitucional instaura un requisito para que una ley pueda tener efecto retroactivo, requerimiento éste que no estriba en su carácter de orden público o de interés social, sino en que la propia ley declare, expresamente, que tiene efecto retroactivo.

La Ley N°35 de 10 de mayo de 1996 estatuye en su artículo 3 que la aplicación de sus normas es de orden público, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que la República de Panamá sea parte; sin embargo, no determina, explícitamente, que sus disposiciones tengan efecto retroactivo.

El Tercer Tribunal Superior de Justicia modificó la motivación de la sentencia de primer nivel que resolvió confirmar, concluyendo en una aplicación retroactiva de los artículos 140 y 142, numeral 2, de la Ley N°35 de 1996, por vía de una interpretación del contenido del primero de los cánones mencionados al entender que la retroactividad se contemplaba en él por razón de que dispone, en su parte final, que la acción para demandar la nulidad el (sic) registro de una marca, en los casos en que éste haya sido solicitado de mala fe, no prescribe en el término de diez años, sino que la acción podría ejercerse en cualquier tiempo durante la vigencia del título.

Sin esfuerzo, puede advertirse que el argumento utilizado por el ad quem para fundamentar la aplicación retroactiva de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996 al caso concreto, para así avalar la decisión primaria de declarar la nulidad y cancelación del Certificado de Registro N°53241 de 22 de agosto de 1991, de propiedad de N.A., S.A. no tiene sostén en el principio preceptuado en el artículo 46 constitucional y, por ende, lo conculca"...(fs.259-261).

SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN

El Licenciado R.C., apoderado de la sociedad denominada DECKERS OUTDOOR CORPORATION, manifiesta sus objeciones a la decisión del Primer Tribunal por lo siguiente (fs.264-270):

1-En criterio del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, el hecho que en la legislación vigente al tiempo en que el amparista registró la marca UGG en clase 25 no existía norma sobre prescripción de la acción de nulidad de un registro marcario obtenido de mala fe y apropiándose de una creación ajena, hace imposible la aplicación de la norma del artículo 140 sobre prescripción contenida en la mencionada Ley N°35 de 1996.

2-Según la sentencia recurrida, tanto el Tribunal de instancia como el de apelación al resolver la demanda de nulidad del registro de la marca UGG en clase 25, incurrieron en violación de la garantía constitucional del debido proceso al resolver la controversia planteada negando la excepción de prescripción y aplicando un artículo de la ley No.35 de 1996 con carácter retroactivo.

3- Sostiene el apelante que la sentencia impugnada hace una interpretación inadecuada de lo resuelto por el Tercer Tribunal Superior al conocer el recurso de apelación de la sociedad N.A., S.A., pues en ningún momento, se alude a la retroactividad de la ley y menos de los artículos 140 y 142 de la Ley 35 de 1996.

4-Agrega el recurrente que lo que se dice en la sentencia del Tercer Tribunal Superior es que"..es el criterio de la Sala Colegiada que el artículo 140 de la Ley 35 de 1996, en lo atinente a la acción para demandar la nulidad del registro solicitado de mala fe posee un efecto retroactivo expresamente reconocido en la norma, pues establece que dicha acción no prescribe mientras el certificado de registro se mantenga vigente... En otras palabras, esta regla se aplica a todo registro que reúna esta condición, con total y absoluta independencia del hecho de que haya sido obtenido antes o después de la vigencia de la Ley 35 de 1996" (el énfasis es del apelante). A juicio del amparista, no se trata de la aplicación retroactiva de una norma, en un caso concreto, sino de la correcta interpretación y aplicación de un artículo de la Ley N°35 de 1996, lo cual se deduce de la frase final del artículo N°140 de la Ley 35 de 1996 que dice: "en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia" "(el énfasis es del apelante).

Lo anterior implica, al decir del recurrente, que hay una excepción a la regla general de la prescripción de la acción de nulidad que señala la parte inicial del artículo y es si el registro se hubiera solicitado de mala fe, siendo entonces que la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo, por cuanto el legislador dejó por establecido que aun cuando la marca se hubiese renovado varias veces o, aun cuando ese registro date del año "uno" o de cualquier época, el transcurso del tiempo no le otorga al que registró la marca ninguna protección, si se prueba que hubo mala fe a la hora de solicitar y obtener el registro de la marca que se intenta anular. De allí que, no tiene relevancia el hecho de que el registro de la marca que se pretende anular se hubiera realizado antes de la vigencia de la ley, pues el supuesto de hecho descrito en la norma es uno solo, que la marca registrada que se pretenda anular, esté vigente, independientemente de la fecha del registro.

5-Finaliza el recurrente indicando que la regla general es que todas las acciones tienen un plazo de prescripción, lo que está relacionado con la seguridad jurídica, pero también es un principio general del derecho que los actos nulos no crean derechos. Además, otro principio de derecho lo es que los actos realizados de mala fe, sólo dan nacimiento a actos nulos o anulables y que basado en ese principio de derecho, el artículo 140 de la Ley N°35 de 1996 no podía señalar como prescriptible los registros obtenidos de mala...