Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 22 de Junio de 2012

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución22 de Junio de 2012
EmisorPleno

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la sentencia de veinte (20) de octubre de 2011, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que CONCEDE la demanda de Amparo de Derechos Constitucionales presentada por N.A.,S..A y, en consecuencia, REVOCA la Sentencia N°87 de 20 de noviembre de 2007, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La decisión impugnada se sustentó en lo siguiente:

"...Observa esta Sala de Decisión, reunida en sede constitucional, que la orden de hacer concentrada en la Sentencia N°87 de 20 de noviembre de 2007 emitida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, tal y como quedó fundamentada después de que fuera confirmada por el Tercer Tribunal Superior de Justicia (que utilizó otro razonamiento que es precisamente el que causa descontento y disconformidad en el pretensor constitucional); en efecto, y en últimas, hace aplicación retroactiva de los artículos 140 y 142 de la citada Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, por determinación del juzgador de segunda instancia, y en relación con un certificado de registro de marca que fue expedido cinco (5) años antes de su entrada en vigencia.

La Constitución Política de la República de Panamá establece en su artículo 46, contenido dentro del Capítulo de Garantías Fundamentales correspondiente al Título III de Derechos y Deberes Individuales y Sociales, que las L. no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. Como puede advertirse la norma constitucional instaura un requisito para que una ley pueda tener efecto retroactivo, requerimiento éste que no estriba en su carácter de orden público o de interés social, sino en que la propia ley declare, expresamente, que tiene efecto retroactivo.

La Ley N°35 de 10 de mayo de 1996 estatuye en su artículo 3 que la aplicación de sus normas es de orden público, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que la República de Panamá sea parte; sin embargo, no determina, explícitamente, que sus disposiciones tengan efecto retroactivo.

El Tercer Tribunal Superior de Justicia modificó la motivación de la sentencia de primer nivel que resolvió confirmar, concluyendo en una aplicación retroactiva de los artículos 140 y 142, numeral 2, de la Ley N°35 de 1996, por vía de una interpretación del contenido del primero de los cánones mencionados al entender que la retroactividad se contemplaba en él por razón de que dispone, en su parte final, que la acción para demandar la nulidad el (sic) registro de una marca, en los casos en que éste haya sido solicitado de mala fe, no prescribe en el término de diez años, sino que la acción podría ejercerse en cualquier tiempo durante la vigencia del título.

Sin esfuerzo, puede advertirse que el argumento utilizado por el ad quem para fundamentar la aplicación retroactiva de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996 al caso concreto, para así avalar la decisión primaria de declarar la nulidad y cancelación del Certificado de Registro N°53241 de 22 de agosto de 1991, de propiedad de N.A., S.A. no tiene sostén en el principio preceptuado en el artículo 46 constitucional y, por ende, lo conculca"...(fs.259-261).

SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN

El Licenciado R.C., apoderado de la sociedad denominada DECKERS OUTDOOR CORPORATION, manifiesta sus objeciones a la decisión del Primer Tribunal por lo siguiente (fs.264-270):

1-En criterio del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, el hecho que en la legislación vigente al tiempo en que el amparista registró la marca UGG en clase 25 no existía norma sobre prescripción de la acción de nulidad de un registro marcario obtenido de mala fe y apropiándose de una creación ajena, hace imposible la aplicación de la norma del artículo 140 sobre prescripción contenida en la mencionada Ley N°35 de 1996.

2-Según la sentencia recurrida, tanto el Tribunal de instancia como el de apelación al resolver la demanda de nulidad del registro de la marca UGG en clase 25, incurrieron en violación de la garantía constitucional del debido proceso al resolver la controversia planteada negando la excepción de prescripción y aplicando un artículo de la ley No.35 de 1996 con carácter retroactivo.

3- Sostiene el apelante que la sentencia impugnada hace una interpretación inadecuada de lo resuelto por el Tercer Tribunal Superior al conocer el recurso de apelación de la sociedad N.A., S.A., pues en ningún momento, se alude a la retroactividad de la ley y menos de los artículos 140 y 142 de la Ley 35 de 1996.

4-Agrega el recurrente que lo que se dice en la sentencia del Tercer Tribunal Superior es que"..es el criterio de la Sala Colegiada que el artículo 140 de la Ley 35 de 1996, en lo atinente a la acción para demandar la nulidad del registro solicitado de mala fe posee un efecto retroactivo expresamente reconocido en la norma, pues establece que dicha acción no prescribe mientras el certificado de registro se mantenga vigente... En otras palabras, esta regla se aplica a todo registro que reúna esta condición, con total y absoluta independencia del hecho de que haya sido obtenido antes o después de la vigencia de la Ley 35 de 1996" (el énfasis es del apelante). A juicio del amparista, no se trata de la aplicación retroactiva de una norma, en un caso concreto, sino de la correcta interpretación y aplicación de un artículo de la Ley N°35 de 1996, lo cual se deduce de la frase final del artículo N°140 de la Ley 35 de 1996 que dice: "en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia" "(el énfasis es del apelante).

Lo anterior implica, al decir del recurrente, que hay una excepción a la regla general de la prescripción de la acción de nulidad que señala la parte inicial del artículo y es si el registro se hubiera solicitado de mala fe, siendo entonces que la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo, por cuanto el legislador dejó por establecido que aun cuando la marca se hubiese renovado varias veces o, aun cuando ese registro date del año "uno" o de cualquier época, el transcurso del tiempo no le otorga al que registró la marca ninguna protección, si se prueba que hubo mala fe a la hora de solicitar y obtener el registro de la marca que se intenta anular. De allí que, no tiene relevancia el hecho de que el registro de la marca que se pretende anular se hubiera realizado antes de la vigencia de la ley, pues el supuesto de hecho descrito en la norma es uno solo, que la marca registrada que se pretenda anular, esté vigente, independientemente de la fecha del registro.

5-Finaliza el recurrente indicando que la regla general es que todas las acciones tienen un plazo de prescripción, lo que está relacionado con la seguridad jurídica, pero también es un principio general del derecho que los actos nulos no crean derechos. Además, otro principio de derecho lo es que los actos realizados de mala fe, sólo dan nacimiento a actos nulos o anulables y que basado en ese principio de derecho, el artículo 140 de la Ley N°35 de 1996 no podía señalar como prescriptible los registros obtenidos de mala fe; sobre todo porque la propiedad industrial también tiene como propósito principal salvaguardar los derechos e intereses de los asociados.

OPOSICIÓN AL RECURSO

A- El Licenciado R.R.P.B., apoderado judicial de la sociedad NOVEDADES ANTONIO, S.A., se opone al recurso de apelación presentado a favor de la sociedad DECKER OUTDOOR CORPORATION señalando lo siguiente:

1-Que el Primer Tribunal Superior con justo atino logró identificar uno de los cargos de infracción constitucional endilgados al proceso que tuvo como resultado la sentencia N°87 de 20 de noviembre de 2007, puesto que identificó la aplicación retroactiva de los artículos 140 y 142, numeral 2 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, por parte del Tercer Tribunal Superior cuando modificó la motivación de la sentencia de primer nivel que resolvió declarar no probada la excepción de prescripción alegada y confirmar la sentencia recurrida.

2-Añade el opositor que lo planteado por el recurrente no es expresamente lo señalado por el Tribunal a quo, constituyéndose en una alegación propia de un proceso de propiedad industrial que no es el caso en particular, toda vez que se debe tener presente que se está ante un proceso constitucional en el cual se debe revisar la actuación judicial atacada y llevada a cabo en las sedes especializadas en la resolución de controversias relacionadas con la propiedad industrial, de modo que se verifique si se produjeron las violaciones a los derechos fundamentales que se pretenden tutelar con la acción de amparo incoada.

3-Que el Primer Tribunal Superior logró captar la esencia de la violación por parte del Tercer Tribunal Superior al tramitar la segunda instancia del proceso de nulidad y cancelación del registro 53241 de 22 de agosto de 1991, de la marca UGG, clase 25, y en perjuicio de su patrocinada N.A., S.A., respecto al derecho constitucional a que no se apliquen retroactivamente leyes y normas a las cuales el legislador no les concedió dicho efecto de aplicación en el tipo, derecho éste previsto en el artículo 46 de la Constitución.

4-Agrega el representante de la sociedad N.A.S., que el Tercer Tribunal Superior aplicó de manera retroactiva los artículos 140 y 142 de la Ley 35 de 1996, pues dicha norma entró a regir el 15 de noviembre de 1996, sin que el legislador patrio le haya conferido expreso efecto retroactivo desconociendo la fórmula prevista en nuestra Constitución Política para los efectos de entender la retroactividad de una ley, esto es, la manifestación expresa. Por consiguiente, agrega el opositor que si éste hubiese sido el criterio interpretativo de dicho Tribunal, el mismo hubiese entendido y concluido que la causa debía resolverse aplicando la legislación anterior a la actual de propiedad industrial, así como las normas del Código Civil por analogía, relativas a la prescripción, de manera que hubiesen encontrado plenamente probada la excepción de prescripción, lo cual no ocurrió, violándose así los derechos fundamentales de la sociedad N.A., S.A. específicamente, el derecho al debido proceso, a que no se apliquen normas retroactivamente, salvo las de orden público e interés social, cuando en ellas así se exprese y el derecho a la propiedad privada, previstos en los artículos 32, 46 y 47 de la Constitución Política.

5-Finalmente añade la parte opositora que el recurrente ha diseccionado el artículo 140 de la Ley 35 de 1996, como si se tratase únicamente de que la infracción constitucional demandada se diese en razón tan sólo de la frase "en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia" (el resaltado es del opositor), cuando en realidad de lo que se trata es de que todo el contenido y, por tanto, el artículo 140 de la Ley 35, no puede ser aplicado para los efectos de anular y cancelar un acto jurídico (acto administrativo de concesión de registro de marca), que nació a la vida jurídica antes de la existencia de la disposición, por cuanto de hacerse ello sería darle efecto retroactivo a dicha norma y, en general, a la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, sin que nuestro legislador le haya concedido tal efecto de aplicación en el tiempo.

B- Por otro lado, el Licenciado E.A.A., en representación de la sociedad AIR BOURGET,S.A. y actuando en calidad de tercero interviniente, igual que su antecesor, se opone a la apelación interpuesta contra la resolución de 20 de octubre de 2011, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá. Agrega el coadyuvante que el apoderado judicial de la sociedad Deckers Outdoor Corporation presenta un escrito plagado de motivaciones emotivas y de orden particular, muy ajustadas a los intereses de su representada, mas no de la colectividad en cuanto al respeto de los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución Política, pretendiendo, además, imputarle al A quo, errores de interpretación sobre normas de propiedad industrial de la Ley No.35 de 1996, como si el presente proceso constitucional constituyera una tercera instancia del proceso judicial llevado a cabo en las sedes judiciales especializadas, cuando en realidad de lo que se trata es de ver el proceso por propiedad industrial, a la luz del respeto de los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución, lo cual claramente no se dio.

DECISIÓN DEL PLENO

Evacuados los trámites de ley, el Pleno de la Corte pasa a examinar la situación reclamada mediante esta acción de amparo.

1- Antecedentes del Caso

Según las probanzas, el caso guarda relación con un proceso de nulidad y cancelación del certificado de Registro N°53241 de la marca "UGG y DISEÑO", clase 2, de propiedad de la sociedad NOVEDADES ANTONIO, S.A. inscrita desde el 22 de agosto 1991, el cual fue interpuesto por la sociedad extranjera DECKERS OUTDOOR CORPORATION el 15 de marzo de 2007 ante el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá. El registro de propiedad a NOVEDADES ANTONIO, S.A. sobre la marca de fábrica "UGG Y DISEÑO" le fue otorgado mediante el Resuelto No.4177 de 22 de agosto de 1991. (cfr.fs.40).

El 7 de agosto de 2001, la sociedad NOVEDADES ANTONIO, S.A. solicitó la renovación del registro de la propiedad sobre la marca "UGG Y DISEÑO", la cual le fue concedida mediante el Resuelto No.5725 de 18 de junio de 2002 (cfr.fs.40).

Mediante Sentencia N°87 de 20 de noviembre de 2007, el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró la nulidad de la inscripción y la cancelación del aludido Registro N°53241 de la marca "UGG y DISEÑO". Para fundamentar su decisión (fs.45 ss.), la a quo tomó en cuenta disposiciones legales contenidas en la Ley 41 de 13 de julio de 1995 (Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial), vigente a partir del 17 de julio de 1995, del cual Panamá y los Estados Unidos de Norteamérica son estados contratantes; la Ley 35 de 10 de mayo 1996 "Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial", y el Decreto Ejecutivo N°7 de 17 de febrero 1998 por el cual se reglamenta la Ley 35 de 1996.

La decisión en cita fue confirmada mediante sentencia de 15 de febrero 2008, dictada por el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, tomando como fundamento el artículo 140 de la Ley 35 de 1996 referente a que la acción para demandar la nulidad del registro solicitado de mala fe en la que a su juicio incurrió el apoderado judicial de la sociedad demandada NOVEDADES A.S., posee un efecto retroactivo expresamente reconocido en la norma, pues se establece que dicha acción no prescribe mientras el certificado de registro se mantenga vigente. Adicionalmente, esa regla se aplica a todo registro que reúna tal condición, con total independencia del hecho de que se hubiese obtenido antes o después de la vigencia de la Ley 35 de 1996 (fs.64-77).

2-Breves Consideraciones Sobre las Marcas

El Pleno estima conveniente traer a colación algunas precisiones sobre la marca, relativas a su definición, finalidad y función.

La Ley N°35 de 10 de mayo de 1996 "Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial" (publicada en la G.O.N°23,036 de 15 mayo de 1996) en su artículo 89, define la marca como: "todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por su caracteres, sea susceptible deindividualizar un producto o servicio en el comercio." (Lo subrayado es del Pleno).

Nuestra Constitución Nacional no es ajena al rol que desempeña la marca como mecanismo de diferenciación en una economía de libre mercado y de protección del interés particular de su titular, cuando establece como deber del Estado velar por la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados, propugnando la creación de leyes que fijen las modalidades o las condiciones para garantizar estos principios económicos (Cfr. artículo 298) y en su artículo 47 garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas y naturales.

El marco jurídico anotado permite anotar que la finalidad esencial de la marca es la de distinguir productos o servicios, lo que lleva a la interrogante de ¿cuál es su función? y la respuesta no es otra que la de indicarle al consumidor el origen empresarial del producto o servicio distinguido por ella, en aras de garantizar la transparencia de un libre mercado a sus dos principales protagonistas: empresario y consumidores. A los primeros, en el sentido de servir como un elemento individualizador y diferenciador de sus servicios y productos, frente a sus competidores, en tanto a los consumidores les brinda la oportunidad de elegir el producto o servicio, garantizándole a su vez, el que sea más conveniente a sus exigencias y necesidades.

3-Normativa rectora de las Marcas en Panamá

En este apartado el Pleno considera pertinente hacer un breve recuento respecto a las leyes regentes de la materia de marcas relacionadas con la controversia en estudio.

Para el 22 de agosto de 1991 (fecha del registro de la marca UGG Y DISEÑO en la Clase 25 Internacional inscrito a favor de la sociedad NOVEDADES ANTONIO, S.A.), la actividad marcaria en Panamá se regía por disposiciones del Código Administrativo (artículos 1987 al 2035) y el Decreto Ejecutivo N°1 de 3 de marzo de 1939, que reglamentó "las disposiciones legales vigentes sobre Patentes de Invención, Marcas de Fábrica, Marcas de Comercio y Nombre Comercial".

Ni el Código Administrativo ni el Decreto Ejecutivo que reglamentó las disposiciones relativas a las marcas de fábrica contemplaban las acciones de nulidad y cancelación de los registros concedidos bajo su amparo. Únicamente consagraba el proceso de oposición al registro de marcas por parte de un tercero (cfr.artículo 2030 C.Adm). Asimismo, el artículo 2015 del Código Administrativo preceptuaba que con la inscripción de una marca de fábrica se adquiría su propiedad y, por ende, el derecho al uso de ella.

Con posterioridad, entró en vigencia la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996 "Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial" (publicada en la G.O.23,036 de 15 de mayo de 1996). Paralelamente también había entrado a regir la Ley N°41 de 13 de julio de 1995 (publicada en la G.O.22,827 de 17 de julio 1995) por la cual Panamá "aprueba el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883".

Es conveniente resaltar que la Ley N°35 de 1996 derogó los artículos 1987 al 2035 del Código Administrativo y el Decreto Ejecutivo N°1 de 1939 (disposiciones que regían la actividad marcaria para el 22 de agosto de 1991, cuando se le otorgó el registro de propiedad a la sociedad NOVEDADES A.S.).

Ahora bien, ello no significa que por el hecho de estar en vigencia una nueva ley marcaria (Ley 35 de 1996), que a su vez, contempla la acción para demandar la nulidad del registro de una marca -el cual de conformidad con el artículo 140 ibídem, es de 10 años contados a partir de la fecha del registro, salvo que éste se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia- esta disposición podía ser aplicada a la sociedad NOVEDADES A.S., la cual había adquirido previamente la propiedad sobre la marca (y conforme a los trámites vigentes al momento de su adquisición, como se ha expuesto), porque se le estaría otorgando efectos retroactivos sobre el acto que originó la presente acción, sin que dicha ley lo establezca, a pesar de que en su artículo 3 dispone que es de orden público; situación que en definitiva, es contraria al artículo 46 de la Constitución Nacional que a la letra dispone: "Las L. no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas se exprese...".

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero, según lo establece el principio de irretroactividad.

Lo anterior es así con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

En abono al tema de la retroactividad de las leyes de orden público, la Corte Suprema ha sido enfática y reiterativa en que para que las mismas tengan efectos retroactivos, es necesario que en ellas así se exprese, y que el simple señalamiento de que una ley disponga que es de orden público o de interés social, no es suficiente para que ésta se aplique retroactivamente.

Por consiguiente, el Pleno considera que en la causa sustanciada contra la Sociedad NOVEDADES ANTONIO, S.A. en la jurisdicción ordinaria competente, se lesionó la prohibición constitucional de irretroactividad de la ley, como bien apuntó el Primer Tribunal Superior. Consecuentemente, se procede a confirmar la decisión venida en apelación.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia veinte (20) de octubre de 2011, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que CONCEDE la demanda de Amparo de Derechos Constitucionales presentada por N.A., S..A y, en consecuencia, REVOCA la Sentencia N° 87 de 20 de noviembre de 2007, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

N.,

LUIS MARIO CARRASCO M.

HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN TELLO CUBILLA

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)