Comercio de Tribunales Superiores de Distrito, 31 de Agosto de 2004

PonenteMaría Eugenia López Arias
Fecha de Resolución31 de Agosto de 2004

VISTOS:

En razón del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Nº32 de 7 de junio de 2004, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, ingresa a este Tribunal de Segunda Instancia, el Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No. 89853 de la marca "STARBUCKS Y DISEÑO", en la Clase 25 Internacional, propuesto por las sociedades STARBUCKS CORPORATION, que hace negocios como STARBUCKS COFFEE COMPANY, y STARBUCKS U.S. BRANDS CORPORATION contra la sociedad MARCAS Y SERVICIOS, S.A.(MASERSA).

La sentencia impugnada, consultable a fojas 713 a 729 del expediente, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:

"En mérito de lo expuesto, el suscrito Juez Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, ACCEDE a la pretensión de la parte actora dentro del Proceso de Nulidad incoado por la sociedad STARBUCKS COFFE COMPANY, y STARBUCKS U.S. BRANDS CORPORATION, contra el Certificado de Registro No.89853 de 11 de septiembre de 1997, correspondiente a la marca "STARBUCKS Y DISEÑO" en la clase 25 internacional, presentada ante la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial, por la sociedad MARCAS Y SERVICIOS, S.A. (MASERSA), y en consecuencia se CANCELA el certificado de registro de la marca "STARBUCKS Y DISEÑO", No.89853 de 11 de septiembre de 1997, en la clase 25 internacional, por parte de la sociedad MARCAS Y SERVICIOS, S.A. (MASERSA)

Ofíciese a la DIGERPI a fin de que conozcan del presente pronunciamiento jurisdiccional.

En atención a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, se condena en costas a la parte demandada, MARCAS Y SERVICIOS S.A., (MASERSA) las cuales son fijadas en la suma de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00)

..."

El juzgador de primer nivel sustenta su decisión señalando que resulta fundada la pretensión esgrimida por las sociedades STARBUCKS COFFEE COMPANY y STARBUCKS U.S. BRANDS CORPORATION de solicitar la cancelación del registro de la marca en litigio, al no haber acreditado la sociedad demandada tener un registro previo a los certificados obtenidos por la actora en México, el 11 de octubre de 1994, en el año 1995 y en los Estados Unidos, el 7 de enero de 1997.

Seguidamente, al referirse a la similitud o identidad entre las marcas en litigio, el A Quo establece que las mismas son idénticas en el plano fonético, por cuanto el elemento dominante y comprensivo de la distintividad de la marca reivindicada es la voz "STARBUCKS", expresión que es contenida en su totalidad en la marca demandada que, aún cuando sea mixta, la parte gráfica que constituye una estrella colocada de manera transversal y dentro de la cual se transcribe el término "STARBUCKS", no le suma distintividad, situación que hace que existan posibilidades de confusión intermarcas.

Indica además el J.P., que le asiste razón a la demandante cuando señala que la parte denominativa de la marca impugnada se encuentra totalmente inmersa en la razón social y nombre comercial de la sociedad demandante, lo que contraviene el ordinal 13 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996.

Contra el pronunciamiento judicial antes reseñado se alzó en apelación la firma forense GARRIDO & GARRIDO, apoderados judiciales de la sociedad MARCAS Y SERVICIOS, S.A. (MASERSA) como se aprecia en el sello de notificación, visible al reverso de la foja 729 del expediente.Dicho recurso fue concedido en el efecto suspensivo por el Juzgador A Quo, mediante providencia de 14 de julio de 2004, que ordena además la remisión del presente expediente este Tribunal de Alzada (fs.731).

Observadas las reglas de reparto y no existiendo circunstancia alguna en el expediente que amerite ser saneada por esta Superioridad, se le concedió a las partes, mediante providencia de 4 de agosto de 2004, el término establecido en el artículo 193 de la Ley 35 de 1996, a los efectos de que sustentaran sus respectivas posiciones de segunda instancia (fs.737). Esta oportunidad procesal, como se aprecia de fojas 739 a 746 y de 751 a 763 del proceso, fue aprovechada por las partes en litigio.

POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA-RECURRENTE

El Licenciado JOSÉ ANTONIO BOZZO, en representación de la firma forense GARRIDO & GARRIDO, apoderados especiales de la sociedad MARCAS Y SERVICIOS, S.A. (MASERSA), manifiesta su disconformidad con el fallo emitido por el Juzgado Primario señalando que el mismo no tomó en consideración el hecho de que la marca "STARBUCKS Y DISEÑO", de propiedad de su representada, se encuentra debidamente registrada en la República de Panamá, en la clase 25 internacional, desde el año 1997 y que los registros más antiguos de la marca "STARBUCKS COFFEE Y DISEÑO", pertenecen a la clase 42 internacional, para amparar en general los servicios de restaurantes y cafeterías que brinda, y no a la clase 25, por lo que la antigüedad reclamada no ha sido demostrada. Añade también que la incompatibilidad entre dos marcas en conflicto sólo puede ocurrir cuando los productos protegidos pertenecen a la misma clasificación internacional.

Censura el Licenciado BOZZO, que el juzgador de primera instancia fundamente su decisión en los artículos 3 y 8 de la Convención de Washington de 1929, ya que, de conformidad a este último artículo, el supuesto a probar no es únicamente el hecho de que gozara de protección legal para su marca en uno de los estados contratantes, con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro que trate de anular, sino que, además de esto, deberá probar que el propietario de la marca cuyo cancelación pretende, tenía conocimiento del uso, o registro de la marca en que se funda la acción de nulidad.

Arguye el apoderado judicial de la recurrente que de acuerdo a las pruebas presentadas por su contraparte, los registros más antiguos de la marca "STARBUCKS COFFEE Y DISEÑO", pertenecen a la clase internacional 42, para amparar en general servicios de restaurantes y cafeterías, sin embargo, en nuestro país no cuenta con local comercial, restaurante, o lugar de promoción de sus productos así como tampoco se comercializa o promocionan en Panamá, los productos de café de propiedad de la parte demandante.

Indica además el Licenciado BOZZO que la parte demandante pretende hacer creer al Tribunal, que la misma fabrica y comercializa productos comprendidos dentro de la clase 25 internacional, cuando se puede observar que los mismos no son más que productos promocionales que ofrece al público, dentro de los establecimientos de expendio de café de su propiedad, que no son fabricados o comercializados bajo la marca "STARBUCKS COFFEE Y DISEÑO".

POSICIÓN DE LA DEMANDANTE-OPOSITORA

Encontrándose la parte demandante-opositora en término para presentar sus alegaciones de segunda instancia, la firma forense BENEDETTI & BENEDETTI aporta Poder General conferido por la sociedad STARBUCKS CORPORATION, haciendo negocios STARBUCKS COFFEE COMPANY (cfr. fs.748). Haciendo uso de dicho Poder, la Licenciada D.C.L., en representación de la firma forense BENEDETTI & BENEDETTI, solicita la confirmación del fallo emitido por el Tribunal Primario señalando que el A Quo valoró correctamente las pruebas aportadas por la demandante para acreditar el registro anterior de las marcas...

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