Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Junio de 1996

PonenteMIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
Fecha de Resolución14 de Junio de 1996
EmisorTribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial

VISTOS:

La firma forense B. y B., actuando en nombre y representación de ASICS CORPORATION., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, la Resolución Nº 231 de 15 de diciembre de 1992, emitida por la Dirección General de Comercio Interior, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La resolución impugnada resuelve NEGAR la demanda de oposición propuesta por la sociedad ASICS CORPORATION, propietaria de la marca de fábrica TIGER y ASICS TIGER, contra la solicitud de Registro de la marca de fábrica SPORTING TIGER, Nº 052579, de propiedad de INDUSTRIAS DE CALZADO PANAMÁ, S.A., y ORDENA se continúen los trámites de registro de la marca de fábrica SPORTING TIGER.

Admitida la presente demanda se corrió en traslado al señor P. de la Administración, y se le solicitó a la funcionaria demandada que rindiera el informe explicativo de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

En su informe de conducta la Directora General de Comercio Interior expuso lo siguiente:

"...

  1. La titularidad que la parte demandante ASICS CORPORATION tiene sobre las marcas de Fábrica TIGER y ASICS TIGER, recae exclusivamente sobre las citadas marcas y la misma no puede ser extensible a ninguna otra combinación de palabras que contengan y/o incluyan la palabra TIGER, es decir, que la misma no debe alcanzar otra combinación de palabras que impliquen y/o contengan la palabra TIGER, que traducida al idioma Español, no significa otra cosa que TIGRE, pues, de ser así, con el solo registro de aquellas marcas, es decir: TIGER y/o ASICS TIGER, la parte actora se convertiría virtualmente en dueña exclusiva de la gama variada y heterogénea de marcas que podrán resultar de la combinación y/o combinaciones de la palabra TIGER con cualesquiera otras.

  2. Sumado a lo anterior, esta Dirección General de Comercio e Industrias consideró que no generan confusión en el público consumidor las marcas de fábrica en pugna, pues las mismas tienen elementos diferenciadores que las distinguen más de otras, como marcas compuestas que son.

En tal sentido, tómese en cuenta, por ejemplo, que nuestra máxima corporación de justicia, en distintos fallos, que ha proferido ha sentenciado que marcas como "POND'S" y RESPON", "FÓRMICA" y "LAMICA", "PACO RÍO" y "PACO RABANNE", "MAGIC" y "MAGIC GIRL" y otras similares que no es del caso mencionar pueden coexistir en el mercado en virtud de que poseen un elemento diferenciador que las distingue entre sí". (Fs. 79-80).

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La parte demandante estima violados, por los actos administrativos impugnados, el artículo 2014 numeral 2 del Código Administrativo, el artículo 14 literal f) del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939, y los artículos 1 y 7 de la Ley 64 de 1934 mediante la cual se aprobó la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

El recurrente señala como infringido en forma directa el artículo 2014 numeral 2 del Código Administrativo cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 2014: Es prohibido hacer uso en las marcas de fábrica o de comercio de lo siguiente:

...

  1. De marcas idénticas o sustancialmente parecidas a las que estuvieren registradas, cuando se pretenda amparar con ellas productos u objetos protegidas por éstas".

El demandante explica el concepto de la violación del precitado artículo manifestando que, entre ambas marcas de fábrica "existe gran semejanza, toda vez que entre estas marcas el elemento preponderante es la palabra TIGER, la cual en la marca opuesta, únicamente se encuentra acompañada por el adjetivo calificativo SPORTING, el cual es un término genérico".(fs. 36) Por lo tanto, al encontrarse la marca SPORTING TIGER solamente constituida por la palabra TIGER, ya que la misma está simplemente acompañada del adjetivo calificativo SPORTING, el cual solo destaca el carácter deportivo de la línea TIGER, se está tratando de habilitar el uso de una marca de fábrica engañosamente similar a dos marcas legalmente registradas, protegidas y usadas, por su real propietaria la sociedad ASICS CORPORATION.

El demandante estima también como violado por los actos administrativos impugnados, el artículo 14 numeral f) del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939, cuyoenor literal es el siguiente:

Artículo 14: No podrán registrarse Marcas de Fábrica que se encuentren en los casos siguientes:

...

f) Las Marcas de Fábrica que sean semejantes o parecidas a otra marca ya registrada o usada por otra persona para distinguir productos, artículos o mercancías iguales, similares o de...

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