Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Junio de 1996
| Ponente | EDGARDO MOLINO MOLA |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 1996 |
| Emisor | Primera de lo Civil |
VISTOS:
KINNEY SHOE CORPORATION una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, por intermedio de sus apoderados legales A., F. y F. presentó demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare como ilegal la Resolución No.86 de 26 de mayo de 1992 dictada por la Directora General de Comercio Interior, por medio de la cual se negó la demanda de cancelación del registro de la marca de fábrica Foot Locker Nº 035379 y contra la resolución Nº 106 de 13 de diciembre de 1993, dictada por el Ministro de Comercio e Industrias, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la resolución de primera instancia.
POSICIÓN DEL DEMANDANTE
Considera la parte demandante que las resoluciones consideradas como ilegales violan los artículos 3 y 9 de la ley 64 de 28 de diciembre de 1934; los artículos 8, 14 (literal "e"), 15 y 20 del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939; el artículo 2014, (Nº 2) del Código Administrativo; y el artículo 337 del Código Civil. Asimismo considera la parte actora como infringidos el artículo 8 de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, y los artículos 9 del Código Civil y el artículo 770 del Código Judicial.
INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO
La Dirección General de Comercio Interior rindió el siguiente informe explicativo de conducta:
Mediante Resolución Nº 86 de 26 de mayo de 1992, esta Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias resolvió negar la demanda de cancelación del Certificado de Registro Nº 035379, correspondiente a la marca de fábrica denominada FOOT LOCKER, que ampara productos dentro de la Clase 25, expedido a favor de la sociedad BASSAN, S. A.
El basamento central de la decisión adoptada mediante la Resolución Nº 86 en referencia tomó en consideración los siguientes elementos de juicio:
El derecho a solicitar la cancelación de un registro marcario en nuestro país debe cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales, se encuentran la necesidad de gozar de protección legal en uno de los Estados Contratantes de la CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL firmada en Washington el 2 de febrero de 1929, la cual fue aprobada en la República de Panamá por Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, requisito que cumplió a cabalidad la sociedad demandante.
Empero, el A. 8º de la citada CONVENCIÓN exige la necesidad de cumplir con otros requisitos adicionales, es decir, que no basta lisa y llanamente que el demandante demuestre tener protección legal en uno de los Estados Contratantes de dicha CONVENCIÓN. Por el contrario, en forma adicional, es menester demostrar al tribunal uno de dos supuestos:
A. Que el propietario de la marca cuyo certificado de registro se desea cancelar tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito de la misma en cualquiera de los Estados Contratantes de la CONVENCIÓN; o,
B. Que el que solicite la cancelación del certificado de registro haya comerciado o comercie en la República de Panamá los productos amparados con su marca.
Pues bien: el análisis de las pruebas aportadas al expediente revela que la parte demandante sólo probó que gozaba de protección legal en uno de los Estados Contratantes de la comentada CONVENCIÓN, tal como quedó afirmado UT SUPRA; sin embargo, la demandante no logró probar ninguno de los otros dos supuestos mencionados que están contemplados en el Artículo 8º de la Ley 64 de 1934 ya citada.
Sin las pruebas de rigor exigidas por la ley, esta Dirección General de Comercio Interior conceptuó improcedente la solicitud de cancelación de registro presentada por la demandante, razón por la cual se negó la demanda de cancelación del Certificado de Registro 035379 correspondiente a la marca de fábrica FOOT LOCKER.
POSICIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
La Procuradora de la Administración es del criterio que le asiste razón a la parte actora y en consecuencia solicita acceder a las pretensiones de las sociedades demandantes, con base en que en estos casos interviene en interés de la ley de acuerdo con el numeral 3 del artículo 348 del Código Judicial, y por tanto tiene libertad de concepto para opinar a favor o en contra del acto acusado.
POSICIÓN DEL AFECTADO
El licenciado R.M.B. en representación de la parte afectada BASSAN, S.A. se opone a la declaratoria solicitada por los demandantes.
ANÁLISIS DE LOS CARGOS CONTRA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
La Sala Tercera, de la Corte Suprema, después de un análisis del expediente, entra a analizar el cargo de violación del artículo 8 de la ley 64 de 28 de diciembre de 1934, por considerar que es el artículo base sobre la cual gira todo el problema legal, y que si bien los otros artículos citados como infringidos también tienen relación con el fallo, el criterio jurídico sobre el artículo 8 citado es el determinante de la decisión del conflicto jurídico planteado.
El artículo 8 de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 dice así:
Artículo 8º: Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación:
a) que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y
b) que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o
c) que el propietario de la marca que solicite la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercie con o en el país en que éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende o de la adopción y uso de la misma.
ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE
La parte actora explica el concepto de la infracción de la norma transcrita de la siguiente manera:
En el proceso de cancelación quedó plenamente probado el supuesto establecido en el literal a) de la norma arriba transcrita, mediante la presentación del Certificado de...
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