Sentencia de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Junio de 1996

PonenteEDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución27 de Junio de 1996
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

KINNEY SHOE CORPORATION una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, por intermedio de sus apoderados legales A., F. y F. presentó demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare como ilegal la Resolución No.86 de 26 de mayo de 1992 dictada por la Directora General de Comercio Interior, por medio de la cual se negó la demanda de cancelación del registro de la marca de fábrica Foot Locker Nº 035379 y contra la resolución Nº 106 de 13 de diciembre de 1993, dictada por el Ministro de Comercio e Industrias, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la resolución de primera instancia.

POSICIÓN DEL DEMANDANTE

Considera la parte demandante que las resoluciones consideradas como ilegales violan los artículos 3 y 9 de la ley 64 de 28 de diciembre de 1934; los artículos 8, 14 (literal "e"), 15 y 20 del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939; el artículo 2014, (Nº 2) del Código Administrativo; y el artículo 337 del Código Civil. Asimismo considera la parte actora como infringidos el artículo 8 de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, y los artículos 9 del Código Civil y el artículo 770 del Código Judicial.

INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

La Dirección General de Comercio Interior rindió el siguiente informe explicativo de conducta:

Mediante Resolución Nº 86 de 26 de mayo de 1992, esta Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias resolvió negar la demanda de cancelación del Certificado de Registro Nº 035379, correspondiente a la marca de fábrica denominada FOOT LOCKER, que ampara productos dentro de la Clase 25, expedido a favor de la sociedad BASSAN, S. A.

El basamento central de la decisión adoptada mediante la Resolución Nº 86 en referencia tomó en consideración los siguientes elementos de juicio:

El derecho a solicitar la cancelación de un registro marcario en nuestro país debe cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales, se encuentran la necesidad de gozar de protección legal en uno de los Estados Contratantes de la CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL firmada en Washington el 2 de febrero de 1929, la cual fue aprobada en la República de Panamá por Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, requisito que cumplió a cabalidad la sociedad demandante.

Empero, el A. 8º de la citada CONVENCIÓN exige la necesidad de cumplir con otros requisitos adicionales, es decir, que no basta lisa y llanamente que el demandante demuestre tener protección legal en uno de los Estados Contratantes de dicha CONVENCIÓN. Por el contrario, en forma adicional, es menester demostrar al tribunal uno de dos supuestos:

A. Que el propietario de la marca cuyo certificado de registro se desea cancelar tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito de la misma en cualquiera de los Estados Contratantes de la CONVENCIÓN; o,

B. Que el que solicite la cancelación del certificado de registro haya comerciado o comercie en la República de Panamá los productos amparados con su marca.

Pues bien: el análisis de las pruebas aportadas al expediente revela que la parte demandante sólo probó que gozaba de protección legal en uno de los Estados Contratantes de la comentada CONVENCIÓN, tal como quedó afirmado UT SUPRA; sin embargo, la demandante no logró probar ninguno de los otros dos supuestos mencionados que están contemplados en el Artículo 8º de la Ley 64 de 1934 ya citada.

Sin las pruebas de rigor exigidas por la ley, esta Dirección General de Comercio Interior conceptuó improcedente la solicitud de cancelación de registro presentada por la demandante, razón por la cual se negó la demanda de cancelación del Certificado de Registro 035379 correspondiente a la marca de fábrica FOOT LOCKER.

POSICIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración es del criterio que le asiste razón a la parte actora y en consecuencia solicita acceder a las pretensiones de las sociedades demandantes, con base en que en estos casos interviene en interés de la ley de acuerdo con el numeral 3 del artículo 348 del Código Judicial, y por tanto tiene libertad de concepto para opinar a favor o en contra del acto acusado.

POSICIÓN DEL AFECTADO

El licenciado R.M.B. en representación de la parte afectada BASSAN, S.A. se opone a la declaratoria solicitada por los demandantes.

ANÁLISIS DE LOS CARGOS CONTRA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

La Sala Tercera, de la Corte Suprema, después de un análisis del expediente, entra a analizar el cargo de violación del artículo 8 de la ley 64 de 28 de diciembre de 1934, por considerar que es el artículo base sobre la cual gira todo el problema legal, y que si bien los otros artículos citados como infringidos también tienen relación con el fallo, el criterio jurídico sobre el artículo 8 citado es el determinante de la decisión del conflicto jurídico planteado.

El artículo 8 de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 dice así:

Artículo 8º: Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación:

a) que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y

b) que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o

c) que el propietario de la marca que solicite la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercie con o en el país en que éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende o de la adopción y uso de la misma.

ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE

La parte actora explica el concepto de la infracción de la norma transcrita de la siguiente manera:

En el proceso de cancelación quedó plenamente probado el supuesto establecido en el literal a) de la norma arriba transcrita, mediante la presentación del Certificado de registro Nº 1,126,857 de 20 de noviembre de 1979 de los Estados Unidos de América de la marca de fábrica `FOOT LOCKER' a nombre de KINNEY SHOE CORPORATION, que demuestra que dicha sociedad gozaba de protección legal para su marca en un Estado Contratante de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Ley 64 de 28 de diciembre de 1934), desde mucho antes que BASSAN, S.A. registrara su marca en Panamá. En efecto, la marca `FOOT LOCKER´ de KINNEY SHOE CORPORATION se encuentra registrada en los Estados Unidos de América desde el 20 de noviembre de 1979 y aún antes, mientras que el registro de la marca `FOOT LOCKER´ de BASSAN, S.A. se otorgó en Panamá el 8 de noviembre de 1984.

En el juicio de cancelación, se probó asimismo, mediante anuncios publicitarios publicados en revistas de extensa circulación en la República de Panamá y muestras de productos, que la demandante viene usando su marca `FOOT LOCKER´ desde hace muchos años, mientras que BASSAN, S.A., no aportó una sola prueba que muestre que ha hecho uso en algún momento de la marca cuyo registro detenta.

Es claro, por tanto, que la demandante posee un mejor derecho sobre la marca `FOOT LOCKER´, toda vez que BASSAN, S.A. no probó haber usado jamás la marca impugnada ni en Panamá ni en ninguna otra parte.

En vista de lo anterior, tenemos, en primer lugar, que la demandante probó a cabalidad, que su marca goza de protección legal en por lo menos un Estado Contratante de la referida Convención Interamericana, con mucha anterioridad a la fecha del registro panameño de la marca de BASSAN, S.A., que se pretende cancelar. Por otra parte, en el juicio de cancelación quedó también plenamente demostrado que, mientras KINNEY SHOE CORPORATION viene usando desde hace muchos años su marca `FOOT LOCKER´, no consta en autos el menor indicio de que la marca de BASSAN, S. A. haya sido usada en Panamá ni antes ni después de su registro.

En consecuencia, es lógico concluir, que si la demandante ha registrado y viene usando en el comercio su marca `FOOT LOCKER´, que goza de fama y prestigio internacional (ver anuncios publicitarios que constan en autos), desde mucho antes que BASSAN, S.A. obtuviera el registro de su marca en Panamá, tanto la Directora General de Comercio Interior como el Señor Ministro de Comercio e Industrias, han infringido el Artículo 8º de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, en concepto de interpretación errónea, pues le han dado un sentido que desvirtúa y desnaturaliza el espíritu y la voluntad abstracta de esta disposición legal, en particular, y de la Ley 64 de 1934, en general, que es la de proveer al propietario legítimo de una marca previamente registrada en otro Estado Contratante de dicha Convención, los medios para hacer valer sus derechos y lograr la protección y reconocimiento legal de los mismos en Panamá. En este sentido, la Corte Suprema ha sostenido que este tipo de infracción: `se produce cuando se da a un precepto legal un sentido distinto del contenido en su texto, o cuando se le da una interpretación extraña a su espíritu y finalidad. El proceso mental del juzgador se desenvuelve independientemente de toda cuestión de hecho, es decir del aspecto probatorio del negocio ...´.

Efectivamente, en el caso que nos ocupa, al apegarse tercamente a una interpretación errónea del texto legal, despreciando los hechos debidamente probados, los actos administrativos impugnados desconocieron la voluntad y naturaleza de la referida norma y, en consecuencia, dieron a la misma un sentido limitado y muy distinto del espíritu y la intención con que se adoptó la citada Convención. Por todo ello, el artículo 8º de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 ha sido infringido en concepto de interpretación errónea.

ARGUMENTOS DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración sobre este mismo punto expone lo siguiente:

"Concordamos con el criterio esgrimido por la demandante, porque la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, adoptada mediante Ley Nº 64 de 1934, es clara al señalar (en su artículo 8° bajo estudio) que cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca, y se le niegue su inscripción por existir un registro o depósito previo de otra marca que se lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado; siempre y cuando se cumpla con los requisitos en él consignado.

En el caso subjúdice, la sociedad KINNEY SHOE CORPORATION posee un registro de la marca FOOT LOCKER en los Estados Unidos de América, (país miembro de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial) identificado con el registro número 1,126,857 de 20 de noviembre de 1979 y, bajo el amparo de dicho registro, solicitó en la República de Panamá la inscripción de su marca de fábrica FOOT LOCKER, mediante memorial presentado el día 7 de julio de 1988, para amparar ropa deportiva especialmente trajes para calentamiento, chaquetas, camisetas T, sudaderas, jerseys para fútbol y avíos para tenis. La solicitud de la demandante fue negada, por la Resolución Nº 5529 de 15 de diciembre de 1988, visible a fs. 32 del expediente administrativo.

La causa que motivó la negación se debe precisamente a la existencia de un registro, en el Ministerio de Comercio e Industrias, de la marca FOOT LOCKER a nombre de la sociedad BASSA, S.A., bajo el número 035379 de 8 de noviembre de 1984, cuya igualdad con la marca nacional es evidente (ver fs. 30 vuelta y 33 del expediente administrativo), no sólo en su denominación, sino en cuanto a los productos que ampara, dado que la sociedad BASSAN, S.A., también utiliza su marca FOOT LOCKER para productos de la clase internacional 25 que incluye vestidos, botas, zapatos y zapatillas para deportes, lo que crea confusión en el público consumidor.

Siendo ello así, el Ministerio de Comercio e Industrias debió cancelar la marca nacional, porque se cumplió con los requisitos y directrices del artículo 8 de la Ley Nº 64 de 1934. Sin embargo, ello no fue así toda vez que se erró en la interpretación del artículo 8 de la citada Ley, al no analizarse de forma conjunta los literales a y b, por estar unidos con la conjunción copulativa "y", además de obligarse a aplicar el literal c, cuando este requisito está precedido por la conjunción disyuntiva "o".

La conjunción copulativa "y" tiene el `oficio de unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Cuando son varios los vocablos o miembros que han de ir entrelazados, sólo se expresa, por regla general, antes del último.´ (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, 1970, pág. 1358).

En consecuencia, de tomarse como válido el requisito a) del artículo 8 de la Ley 64 de 1934, debe exigirse también de forma conjunta el requisito consignado en el literal b) de la misma norma en referencia, por estar unidas por esta conjunción copulativa que implica unión; es decir, la "y".

En cambio, el requisito que dispone el literal c) del artículo 8º de la Ley Nº 64 de 1934 está precedido por una "o", lo que gramaticalmente hablando constituye una conjunción disyuntiva, que `denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas." (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, 1970, pág. 931).

Esto significa que de no utilizarse la primera alternativa señalada en los literales a y b- debe procederse a aplicar la segunda alternativa que en la norma utilizada lo constituye el literal c, pero no es obligatorio aplicar ambas opciones al mismo tiempo. Ello es así, porque sólo debe aplicarse una alternativa "o" la otra, pero no ambas.

En el caso que nos ocupa se observa que el demandante cumplió con los requisitos de los literales a y b.

El literal a) del artículo 8 in comento se refiere a la protección legal que debe gozar la marca en uno de los Estados Contratantes, con fecha anterior al registro de la marca que se desea anular.

A fs. 33 del expediente administrativo observamos claramente la inscripción de la marca FOOT LOCKER en Estados Unidos, el día 20 de noviembre de 1979, avalado por las autenticaciones consulares de rigor.

La inscripción de la marca nacional aparece a fs. 30 vuelta del expediente administrativo, fechada 8 de noviembre de 1984.

La marca FOOT LOCKER nacional de la República de Panamá es posterior a la inscripción realizada en Estados Unidos (país miembro de la Convención de Washington), por lo que se da cabal cumplimiento al literal a) del artículo 8 de la Ley Nº 64 de 1934.

El literal b) de esta disposición legal indica que el procedimiento de la marca que se desea cancelar tenía conocimiento que la misma se estaba utilizando, debidamente registrada, en uno de los Estados Contratantes.

Del expediente administrativo se puede colegir que la sociedad BASSAN, S.A. tenía conocimiento que la marca FOOT LOCKER estaba ya registrada en los Estados Unidos de América. Fundamento nuestro criterio en lo siguiente:

  1. El registro norteamericano es anterior al registro panameño, el primero data de 1979 y el segundo de 1984.

  2. La marca FOOT LOCKER de origen panameño es idéntica a la marca FOOT LOCKER de procedencia norteamericana.

  3. Ambas marcas amparan productos de la clase internacional 25 para vestimenta y calzados deportivos.

  4. Los recortes de revista visibles a fs. 48, 49 y 50 del expediente administrativo que contienen la marca norteamericana FOOT LOCKER son de circulación internacional.

  5. Además, FOOT LOCKER, de registro norteamericano, es internacionalmente conocida y está provista de un goodwill, buena fama o reputación de la que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca. Desde 1979 la marca en referencia goza de la preferencia o reconocimiento del público consumidor, lo que permite que prevalezca sobre otros productos o servicios similares.

Lo anterior se obtiene de la definición de goodwill que expone el autor C.F.N., en su obra Fundamento de Derecho de Marcas, que dice:

`D. se entiende por `goodwill´: `La buena fama o reputación al que gozan los productos o servicios deferenciados a través de una marca.´ Buena fama que implica la preferencia o el reconocimiento que el público de los consumidores manifiesta en relación con los productos o servicios correspondientes.´ (Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, pág. 58) (Resolución Nº 324 de 30 de noviembre de 1990, Ministerio de Comercio e Industrias).

Esta exposición ofrece tres factores que conforman el goodwill o la buena fama, que son:

`-La buena calidad de los productos o servicios diferenciados.

-La publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma.

-La Potencia Publicitaria (selling power de la marca).´

(Resolución Nº 324 de 30 de noviembre de 1990, del Ministerio de Comercio e Industrias).

La sociedad KINNEY SHOE CORPORATION ha probado la calidad de su marca, por el tiempo que lleva en el mercado compitiendo con otras que amparan iguales productos. La publicidad consta en el expediente administrativo en revistas cuya difusión es internacional, así como su potencial publicitario, demostrado en los story board y la pautación en los medios de comunicación, visibles a fs. 44, 46 y 47 del expediente administrativo.

A propósito de marcas conocidas o notorias, J.C.B.Y.F.M. CASAS en su obra La Propiedad Industrial, nos dicen:

`Las marcas notoriamente conocidas ... (son) las que están registradas en un país para un producto cuya fama lo hace conocido en todo el mundo.´ (Editorial TEMIS, S.A., pág. 81).

Abundando sobre este tópico, los citados autores, expresan lo siguiente:

`1. Marca notoria. De acuerdo con el mayor o menor grado de conocimiento y de amplitud que haya logrado el signo distintivo, las marcas se pueden clasificar en simples y notorias. Las primeras están sometidas al régimen legal ordinario; las segundas tienen aspectos particulares, de los cuales nos ocuparemos a continuación.

La marca notoria es la que aún no está registrada en determinado país, sin que esta pueda ser utilizada o registrada para productos análogos o similares a aquellos para los cuales se le destina. Puede decirse también que es la marca notoriamente conocida por el público.

La notoriedad se predica de un hecho generalmente conocido e indiscutible, con sujeción a la relatividad que ofrece el círculo social dentro del cual se desarrolla la actividad cognoscitiva.

Para que una marca sea notoria -se agrega- tiene que ser única y de novedad absoluta, o, lo que es lo mismo, que sea netamente original. Única, en cuanto su notoriedad sea adquirida en relación con determinado producto; los otros dos elementos no ofrecen dificultad, por integrar su gran poder distintivo y, precisamente, allí radica su diferencia con la marca vulgarizada, que estudiaremos más adelante.

La marca notoriamente conocida es aquella que, conservando su valor distintivo, llega ampliamente al conocimiento del público que consume los artículos que ella distingue, en tanto que la marca vulgarizada ha perdido su poder distintivo, pues el público la identifica con el producto que distingue, pasando a ser una denominación pública ...

La explicación de estos aspectos escapa al puro campo del derecho marcario, y concierne a la teoría general del derecho.

A veces se afirma que constituyen un derecho de la personalidad o de la empresa, que llega a convertirse en un bien independiente e inmaterial, pero de innegable trascendencia en la vida económica.

También se dice que ellos deben encuadrarse dentro de la protección general de los actos y derechos contra la competencia o concurrencia desleal, ya que quien la practica interfiere un derecho, obtiene un provecho indebido de la reputación ajena y origina errores y confusiones.

No faltan quienes quieren ver un enriquecimiento sin causa justa, mediante la utilización de propaganda de otra persona y la clientela ajena. El correspondiente empobrecimiento sería para esta explicación, el debilitamiento del poder distintivo de la marca'. (Ver C.B., J.M. La Propiedad Industrial, Editorial TEMIS, S.A., Bogotá 233-234).

Es preciso advertir que la teoría de las marcas notorias, para aquellos países que forman parte de la Convención de País, (de la cual Panamá no es signataria) no es necesario que la marca se encuentre registrada en los demás Estados Contratantes, porque su registro es automático.

Si bien la República de Panamá no es signataria de la Convención de París, su ordenamiento jurídico en torno al derecho marcario contempla una serie de disposiciones legales tendientes a proteger la preferencia y la exclusividad en el uso de una marca, por lo que es necesario tomar en cuenta que al momento de registrarse en Estados Unidos (país miembro de la Convención de Washington) la marca FOOT LOCKER era novedosa, única, original y distintiva, elementos éstos que deben considerarse al analizar el derecho de propiedad sobre la marca.

En este conflicto, entre la marca de origen americano y la marca nacional de la República de Panamá, ha ocurrido lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman la usurpación en las marcas. Este concepto se ha planteado de la siguiente manera:

En la doctrina:

`El objeto principal de la ley de las marcas es proteger el exclusivo uso de las que están registradas conforme a las prescripciones establecidas; este derecho se halla garantizado por normas y autoridades protectoras.

Generalmente, las confusiones que se presentan en las marcas no son el resultado de la casualidad sino obra preconcebida, activada con intención dolosa y provocada mediante maniobras engañosas y deliberadas ...´ (J.M.C.B. y FRANCISCO MORALES CASAS. La Propiedad Industrial, Editorial TEMIS, S.A., Bogotá, 1973, pág. 245).

En la jurisprudencia:

`La Sala observa, que ambas marcas amparan productos de la Clase 25, fundamentalmente ropa, zapatos y zapatillas. También observa que ambas marcas usan la palabra POLO como distintivo para identificar sus productos, si bien la última marca que desea registrase le añade la palabra CLUB. Considera la Sala, que la marca POLO BY L. inscrita hace 17 años, es una marca de ropa y zapatos de reconocida fama mundial y que la demandada tiene por costumbre, como se ha visto en otros casos en esta misma Corte, en los casos de TRIUMPH Y GRAND MARNIER, y el presente, de utilizar el nombre de marcas extranjeras para registrarlas como nacionales, que no existe la menor duda que la marca POLO CLUB puede prestarse a confusión en la mente del consumidor en cuanto al auténtico fabricante, con la Marca POLO BY LAUREN, por cubrir productos iguales bajo la misma clase 25, en nuestra clasificación marcaria. Por tanto considera la Corte, que efectivamente se produce la violación del literal f) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 1939 y por ello se hace innecesario considerar las otras violaciones alegadas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que es nula, por ILEGAL la resolución Nº 35 de 3 de mayo de 1988 dictada por el Ministro de Comercio y en consecuencia se ordena al Ministro de Comercio e Industrias que NIEGUE la solicitud de registro de la marca POLO CLUB. (Auto de 17 de noviembre de 1990) (Lo subrayado es nuestro).

Por tanto, consideramos que sí se ha producido la violación de la norma invocada."

ARGUMENTOS DE LA PARTE AFECTADA

La parte afectada funda su rechazo a la solicitud de cancelación con los siguientes argumentos:

La norma legal cardinal para la resolución de la litis es según nuestra opinión el artículo Nº 8 de la ley Nº 64 de 1934, el cual es claro en su redacción y a esta se acogieron los anteriores juzgadores y aplicando un claro principio universal de hermenéutica legal, mal puede acusarse las resoluciones de apegarse tercamente a una interpretación errónea del texto legal, o haber procedido con extrema rigidez y apego al tenor literal de la ley, pues de haber hecho lo contrario entonces si se pudiera acusar de infracción las precitadas y acusadas resoluciones.

En el punto K en el que se acusa a las resoluciones bajo discusión de violar el artículo Nº 770 del Código Judicial, introduce la demandante un concepto que no es procedente en estos juicios porque lo que en el fondo alega, es que hubo un error en la apreciación de la prueba, alegato que confirma nuestro anterior planteamiento de que la cuestión en cuanto a la prueba de los requisitos exigidos en el artíclo (sic) Nº 8 de la ley 64 de 1934, para que proceda la cancelación es fundamental para resolver este caso y que la demandante en vista que no lo hizo en las instancias pertinentes pretende aprovechar este proceso para hacerlo.

La carga de la prueba, en el proceso cuya decisión final es impugnada, correspondía a la demandante y B., S.A., no tenía nada que probar, aquella debía probar la existencia de todos los requisitos para tener derecho a pedir la cancelación, pero que además de haber cumplido con estos se habían dado las condiciones para que se procediera a la cancelación, según lo exigido en el artículo # 8 de la ley 64 de 1934, cosa que no ocurrió, es pues lógico, que las resoluciones fueran del tenor que tuvieron, en correcta aplicación de la ley a un hecho concreto.

MOTIVACIONES DE LA CORTE

Expuestas las razones del demandante, el informe del funcionario demandado, la opinión de la Procuradora de la Administración y la contestación de la parte afectada, pasa la Sala a desatar la controversia legal planteada.

Considera la Corte que el demandante KINNEY SHOE CORPORATION ha demostrado que es dueño de la marca de fábrica FOOT LOCKER que ampara calzados para damas y niños, medias, ropa deportiva, específicamente, trajes para calentamiento, chaquetas, camisetas, sudaderas, camisetas para jugar fútbol, vestidos para jugar tenis, en la Clase 25 Internacional, desde el 22 de marzo de 1977 y el 20 de noviembre de 1979 contenido en los Certificados de Registros de los Estados Unidos de América Nº 1,061,754 y Nº 1,126,857 respectivamente, que es un Estado Contratante de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. También ha demostrado la parte demandante que ha usado por diecinueve (19) años su marca FOOT LOCKER la cual se ha convertido en una marca notoriamente conocida, no sólo por comerciantes e industriales, sino por el público en general. En cambio, B., S.A. parte afectada en este proceso obtuvo el registro de la marca FOOT LOCKER en Panamá el 8 de noviembre de 1984, para vestidos, botas, zapatos y zapatillas, en la clase 25 Internacional, que como se puede apreciar, muchos años después de ser propietario de dicha marca KINNEY SHOE CORPORATION.

Es un hecho notorio la existencia de la marca FOOT LOCKER por el conocimiento que se tiene de ella a través del uso de dicha marca, por la publicidad que recibe a través de anuncios y publicaciones de los productos KINNEY SHOE CORPORATION, que distinguen la marca FOOT LOCKER, plenamente demostrado en este proceso. B., S.A. a pesar de haberla registrado en nuestro país, no ha podido demostrar el uso de dicha marca en Panamá, y no hay la menor duda que tenía conocimiento de la existencia de dicha marca antes de registrarla a su favor, por la notoriedad de la marca FOOT LOCKER en los Estados Unidos de América y en otros países, por lo que en base al artículo 773 del Código Judicial este conocimiento de la existencia de la marca por la parte afectada, se encuadra perfectamente en el artículo 773 del Código Judicial que estima que no requieren pruebas los hechos notorios, como es el caso entre comerciantes, industriales y público en general de la marca FOOT LOCKER.

Por lo expuesto, la Corte considera que efectivamente ha habido una interpretación errónea de parte de la Dirección de Comercio y del Ministro respectivo, del artículo 8 de la Ley 64 de 1934 y por consiguiente prospera el cargo de ilegalidad de las Resoluciones impugnadas.

En consideración a las motivaciones que preceden, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGALES la Resolución Nº 86 de 26 de mayo de 1992 de la Dirección General de Comercio Interior y la Resolución Nº 106 de 13 de diciembre de 1993, dictada por el Ministro de Comercio e Industrias, que negaba la demanda de cancelación del registro de la marca de fábrica FOOT LOCKER Nº 035379, interpuesta por KINNEY SHOE CORPORATION contra la sociedad BASSAN, S.A., y en consecuencia se ordena la cancelación del registro de la marca de fábrica FOOT LOCKER de BASSAN, S.A. contenido en el certificado de registro Nº 035379 de 8 de noviembre de 1984 y ORDENA que se restituyan los derechos de KINNEY SHOE CORPORATION sobre la marca FOOT LOCKER.

N..

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) J.S.

Secretaria