Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 28 de Junio de 1993

Ponente:EDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución:28 de Junio de 1993
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE THE CLOROX COMPANY, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 91 DE 9 DE MARZO DE 1990, DICTADAS POR LA DIRECTORA DE COMERCIO INTERIOR, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES

 

VISTOS:

La firma forense ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de THE CLOROX COMPANY, para que se declare nula por ilegal, la Resolución Nº 91 de 9 de marzo de 1990, dictada por la Directora General de Comercio Interior, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora fundamenta su pretensión, esgrimiendo principalmente que THE CLOROX COMPANY es propietaria de la marca de fábrica CLOROX tanto en Panamá, como en los Estados Unidos de América desde 1926 y 1915 respectivamente.

En ambos países está vigente la exclusiva titularidad de THE CLOROX COMPANY en lo concerniente a la marca de fábrica CLOROX, específicamente hasta 1995 en Estados Unidos, y 1996 en Panamá dentro de la clase 3 y 5 internacional. Lo anterior desde el punto de vista del recurrente, es suficiente motivo para que se niegue la inscripción de la marca de comercio KLORIN propiedad de la compañía Colgate-Palmolive (Central América), Inc., dada la antigüedad tanto en los Estados Unidos como en Panamá de la propiedad de la marca de fábrica CLOROX por parte de THE CLOROX COMPANY y además, debido a la similitud gramatical, conceptual, visual y fonética de la palabra KLORIN con la palabra CLOROX que causarían confusiones, errores, equivocaciones y engaños en las mentes de los consumidores, ya que ambas marcas amparan mercancías idénticas y de las mismas propiedades.

Por su parte, la Procuraduría de la Administración actuando en interés de la ley, solicita que se denieguen las pretensiones de la parte actora, ya que estima que señalar "que se ha desconocido el derecho de propiedad de la sociedad THE CLOROX COMPANY sobre su marca de fábrica CLOROX, es un argumento "temerario" y errado, ya que el derecho de propiedad es un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, y que en medida alguna las resoluciones impugnadas proferidas por el Ministerio de Comercio han vulnerado".

Estando el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso, entran a resolver el fondo de la controversia planteada.

Considera el recurrente que las resoluciones impetradas de ilegal conculcan los artículos 6, 8, 14 literal (f), 15 y 18 del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939 y los artículos 2006, 2014 numeral 2 y 2015 del Código Administrativo, así como el artículo 337 del Código Civil.

En lo concerniente al artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939, el impugnante puntualizó el concepto de la violación como a continuación transcribimos:

"El parecido existente entre las marcas de comercio "KLORIN" de COLGATE-PALMOLIVE (CENTRAL AMERICA), INC. y la marca de fábrica previamente inscrita "CLOROX" de THE CLOROX COMPANY es evidente, tanto visual, fonética, gramatical e ideológicamente, en vista de que dichas marcas están compuestas por cuatro (4) sonidos idénticos (CLOROX y KLORIN) y amparan los mismos productos.

Por consecuencia, se ha infringido en concepto de violación directa la norma transcrita, al dictarse las Resoluciones Nº 91 de 9 de marzo de 1990 y la Nº 105 de 30 de octubre de 1990, de la Dirección General de Comercio Interior y del Ministerio de Comercio e Industrias, respectivamente, por medio de las cuales se negaron las demandas de oposición al registro de las marcas "KLORIN" interpuestas por THE CLOROX COMPANY contra la solicitante COLGATE PALMOLIVE (CENTRAL AMERICA), INC. y se dispuso continuar con los trámites del registro de las marcas de comercio "KLORIN", no obstante que existe registrada previamente la marca de fábrica "CLOROX" a favor de la demandante. Luego, el artículo 6o. del Decreto Ejecutivo No. 1 de 3 de marzo de 1939 ha sido infringido en concepto de violación directa, por omisión, al no haberse aplicado al caso expuesto".

El señor P. de la Administración señaló lo siguiente en torno a este tema:

"No compartimos el criterio que expone la demandante, ya que tanto la marca de fábrica CLOROX como las marca de comercio KLORIN, tienen letras iniciales y finales diferentes C y K para la 1era. marca y K y N para la segunda marca.

Además de ello, ambos productos tienen dentro de sus componentes químicos el CLORO cuyo número atómico es el 17 y su símbolo es el Cl; es decir, el cloro es un producto universal descubierto por el hombre, ya que el mismo se encuentra dentro de los elementos que componen la naturaleza.

Así tenemos que en la Decimonovena edición del Diccionario de la Lengua Española, está nos ofrece la siguiente definición de CLORO:

'(Química), metaloide gaseoso de color verde amarillento, olor fuerte, sofocante y sabor caústico. Tiene mucha afinidad con el hidrógeno, por lo cual descompone la mayor parte de las sustancias orgánicas propiedad que le hace útil para blanquear materias vegetales y como desinfectante'. (Editorial Espasa, Calpesa, Madrid, 1970, pág. 311).

De allí pues, que el concepto 'CLORO'. Va más allá de la marca de fábrica y la marca de comercio, por lo que si bien es cierto que la Compañía THE CLOROX COMPANY es propietaria de la marca de fábrica CLOROX que se encuentra registrada en Panamá desde 1926, el cloro es un componente químico utilizado como blanqueador cuyo uso es de dominio público y no de exclusividad de THE CLOROX COMPANY.

La marca de comercio KLORIN puede brindar la idea de que entre sus compuestos químicos hay cloro, pero no de que sea igual al producto CLOROX ya que no existe ni igualdad ni similitud entre ambas marcas.

Por consiguiente, consideramos que la violación a la norma no se ha dado".

Al respecto, deseamos externar que coincidimos con la opinión vertida por el representante del Ministerio Público, ya que es evidente que la disposición acusada de ilegal, no es transgredida en modo alguno por la Resolución Nº 91 de 9 de marzo de 1990. Afirmamos lo anterior, debido a que si bien es cierto ambas marcas amparan productos fabricados a base del elemento metaloide gaseoso "Cloro", útil para blanquear y desinfectar, también debemos resaltar que la marca de comercio KLORIN, no perjudica los derechos de la marca de fábrica CLOROX, dado las diferencias tanto fonéticas como visuales entre las marcas en conflictos. Ello no implica que aunque CLOROX, como elaboración industrial, utilice las propiedades del Cloro como sustancia básica natural, que THE CLOROX COMPANY sea la propietaria única y exclusiva de este elemento natural o de la secuencia de letras que componen la palabra "Cloro", la cual no es inscribible en nuestro Registro Industrial de la propiedad.

En este punto deseamos enfatizar, que la real controversia entre ambas marcas debe enmarcarse entre la "x" final de Clorox y la "in" final de Klorín y evidentemente nos referimos a 3 letras del alfabeto castellano dísimiles y sin parecido entre sí.

En nuestro medio no solamente existe KLORIN, sino de igual forma las marcas AJAX CLORO, SUPERCLORO, PANACLORO, CLORO MISTOLIN, TRICLORIN, BICLORIN y KLORANE, y no por esta circunstancia el público consumidor se confunde entre uno y otro producto, o atentan contra la consolidación del producto CLOROX o de su marca de fábrica; ya que en cada una de estas marcas está presente como base de las mismas, las letras secuenciales de Cloro generalmente reemplazando la "o" final por la "i". Estima la Corte que es razonable que los fabricantes y propietarios de productos elaborados a partir de "cloro", identifiquen visual o fonéticamente el mismo tomando como fundamento este elemento natural del cual nos provee la naturaleza, por sus bondades, características y beneficios, pero sin confundir dado este nexo causal, CLORO con CLOROX que es una marca de fábrica, lo cual como ya hemos expresado no sucede en esta controversia.

En esta línea de pensamientos, nos parece válido el dictamen del perito C.G.D.I., legible a fojas 77 a 78 del expediente de oposición incoado por la firma ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA en contra al registro de la marca de comercio KLORIN, por parte de la Compañía Colgate-Palmolive (Central América), Inc. representada por la sociedad profesional de abogados DURLING Y D. ya que lo mismo dictaminó de manera sucinta y convincente, las divergencias entre ambas marcas y explica además, porque las semejanzas entre las mismas no causarán equivocación o engaños en los participantes del diario tráfico comercial. Veamos a continuación los puntos esenciales de este peritaje para mayor ilustración:

"IMPLICACIONES EN EL CASO CLOROX VS KLORIN:

A pesar de que ambas marcas compiten dentro de una misma clase, bajo el estricto criterio de mercadeo, existen diferencias básicas, las cuales definen claramente conceptos, estrategias y posicionamiento entre ambas marcas. Existe un común denominador, ambos productos serían producidos con Hipoclorito de Sodio en lo que se señala el cloro disponible, de acuerdo a las fórmulas del fabricante.

Debido a que este ingrediente natural (cloro) es el único elemento para producir un producto limpiador, blanqueador o desinfectante líquido con base de cloro, esto se ha convertido en un genérico dándose el caso de que muchos fabricantes tengan marcas ya registradas y de venta y consumo cotidiano con el distintivo, prefijo o composición "cloro". Como ejemplo podemos mencionar a AJAX CLORO, PANACLORO, CLORO IDEAL, CLORO MISTOLIN, entre otros.

Podría asegurar que inclusive CLOROX es ya un genérico en muchos países. Otro ejemplo de esto lo son G., en el mercado de hojas de afeitar, K. de K.C., en pañuelos sanitarios. Esto podría ser el resultado de la condición de líderes del mercado que tienen estas marcas.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Fonéticamente hablando y pensando en dicha repercusión ante el consumidor, considero que existe una diferencia razonable para que no se confundan al pronunciar, leer ó pensar en Clorox y Klorín.

Por todo lo anteriormente expresado debo concluir que no existe semejanza entre las marcas Clorox y Klorín, capaces de crear confusión en la mente del público consumidor.

- C. tiene una personalidad de marca muy acentuada y fundamentada en su condición de líder. Su identidad es propia y su posicionamiento claro".

Así las cosas, apreciamos que visualmente y fonéticamente, no debe existir confusión alguna en la mente de los virtuales compradores de CLOROX, no solamente por las diferencias en su escritura y pronunciación, sino también por el claro liderazgo de CLOROX en el mercado local e internacional.

No nos queda entonces más que concluir, que al no afectar KLORIN los derechos de la marca de fábrica CLOROX, la Resolución Nº 91 de 9 de marzo de 1990, no transgrede el artículo 6º del Decreto Ejecutivo Nº1 de 3 de marzo de 1939, y por lo tanto no procede el cargo impetrado de ilegal.

Con respecto a la segunda acusación de ilegalidad, el recurrente manifestó el concepto de la violación de la subsiguiente manera:

"La norma transcrita consagra el derecho exclusivo que tiene el propietario inscrito de una marca de fábrica, patente de invención, marca de comercio o título o denominación comercial, para usar, explotar y ostentar los mismos, salvo que se pruebe mejor derecho.

En el caso que nos ocupa, la demandante es propietaria de la marca de fábrica "CLOROX", que se encuentra registrada ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias desde hace muchos años bajo diversos Certificados de Registro, tal como dejamos detallado anteriormente en este escrito.

Sin embargo, el derecho al uso exclusivo de dicha marca de fábrica, consagrado en la norma transcrita, es vulnerado por los actos contenidos en las Resoluciones No. 91 de 9 de marzo de 1990 y 105 de 30 de octubre de 1990, ya citadas, al permitirse el registro de las marcas de comercio "KLORIN" las cuales son sustancialmente parecidas a la marca de fábrica "CLOROX" previamente registrada y usada por la demandante, en virtud de que dichas marcas están integradas por cuatro sonidos idénticos (CLOROX y KLORIN).

En este caso, el Artículo 8o. del Decreto Ejecutivo No. 1 de 3 de marzo de 1939 ha sido infringido en concepto de violación directa, por omisión, ya que se dejó de aplicar esta norma legal a un caso que lo requería por cuanto que no pueden coexistir dos registros de marcas sustancialmente parecidas, puesto que esto daría origen a confusiones o errores en la mente del público consumidor".

En este punto debemos señalar al igual que el señor P. de la Administración, que el artículo 8º del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939, se refiere a la utilización de una casa comercial de una marca de fábrica perteneciente a otra persona natural o jurídica sin la autorización de esta última, a no ser que aquella ostente mejor título que ésta. Sin embargo, no es este el caso que nos ocupa ya que como expusimos en párrafos anteriores, CLOROX y KLORIN son dos marcas diferentes, que amparan productos similares basados en un elemento natural y de uso público como lo es el Cloro utilizado como ya indicamos por casas comerciales con la denominación AJAX CLORO, CLORO MISTOLIN, BICLORIN, y TRICLORIN entre otros productos; ya que sobre el Cloro como elemento y palabra genérica que es, no tiene THE CLOROX COMPANY derechos exclusivos, ya que la misma no es registrable como mencionamos en párrafos anteriores, no procediendo la infracción demandada.

En tercer lugar, el actor considera vulnerado el artículo 14 literal f del Decreto Ejecutivo Nº1 de 3 de marzo de 1939, explicando el concepto de la violación de la subsecuente forma:

"El parecido existente entre las marcas de comercio "KLORIN" y la marca de fábrica "CLOROX", previamente inscrita y usada, es cierto e indudable y existe en dos sentidos: en cuanto a los elementos que integran las marcas en sí, ya que ambas están compuestas por cuatro sonidos idénticos; y en cuanto a los productos amparados por las mismas que son iguales en unos casos y similares en otros y caen dentro de las mismas clases 3 y 5.

Por consecuencia, se ha infringido en concepto de violación directa la norma transcrita, al dictarse las Resoluciones Nº 91 de 9 de marzo de 1990 y 105 de 30 de octubre de 1990 de la Directora General de Comercio Interior y del Ministro de Comercio e Industrias, respectivamente, por medio de las cuales se negó la demanda de oposición al registro de las marcas "KLORIN" interpuesta por THE CLOROX COMPANY contra la COLGATE-PALMOLIVE (CENTRAL AMERICA), INC., no obstante que existe registrada previamente la marca de fábrica "CLOROX" a favor de la demandante.

Luego, el artículo 14o., literal f) del Decreto Ejecutivo No.1 de 3 de marzo de 1939 ha sido infringido en concepto de violación directa, por omisión, al no haberse aplicado al caso expuesto".

Anteriormente hemos sostenido, que tanto la marca de fábrica CLOROX, como la marca de comercio KLORIN son distintivos disímiles; por lo que no podemos aceptar lo señalado por el actor en este cargo de ilegalidad, máxime cuando visual y fonéticamente devienen en palabras diferentes derivadas del elemento natural Cloro, al igual que TRICLORIN y BICLORIN entre otros; sin olvidar que la reputación cimentada de CLOROX singulariza este producto sin lugar a dudas de cualquier otro. Por lo tanto, ambas marcas pueden ser perfectamente inscritas en nuestro registro marcario sin que por ello se afecta o confunda a los consumidores en cuanto al producto que desean adquirir, y por ende, no se menoscaban los derechos de THE CLOROX COMPANY; todo lo cual desestima la acusación de ilegalidad. Lo anterior es igualmente aplicable al argumento esbozado por el actor en cuanto a la violación del artículo 2014 numeral 2 del Código Administrativo.

El artículo 15 del Decreto Ejecutivo Nº1 de 3 de marzo de 1939, también esgrime la sociedad demandante que ha sido transgredido por las resoluciones impetradas de ilegal, de la siguiente manera:

"COLGATE-PALMOLIVE (CENTRAL AMERICA), INC. solicitó el registro de las marcas de comercio "KLORIN", mediante las solicitudes No.048018 y 048019.

A esas solicitudes se opuso THE CLOROX COMPANY titular de la marca de fábrica "CLOROX", registrada previamente en los Estados Unidos de América y también en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.

Dichas oposiciones se fundamentaron en el hecho de que THE CLOROX COMPANY ya había usado y registrado la marca de fábrica "CLOROX" en la República de Panamá, adquiriendo, por tanto, derechos exclusivos sobre la misma, que no podían ser desconocidos ni vulnerados mediante el registro de una marca sustancialmente parecida o semejante, como es el caso de las marcas "KLORIN", máxime cuando tanto el registro panameño como el registro básico de Estados Unidos de América de la marca "CLOROX" de la demandante son aproximadamente setenta años más antiguos que las solicitudes de registro de las marcas "KLORIN". No obstante, las Resoluciones No.91 y 105, antes citadas, han desconocido y vulnerado dichos derechos de prelación y exclusividad al no aplicar el Artículo 15o. del Decreto Ejecutivo No.1 de 3 de marzo de 1939, al resolver las demandas de oposición interpuestas por THE CLOROX COMPANY. La señora D. General de Comercio Interior y el Señor Ministro de Comercio e Industrias infringieron dicha disposición en concepto de violación directa por omisión".

Consideramos que esta norma que se estima conculcada, no es aplicable al presente caso, dado que la misma hace alusión a la inscripción de una marca de fábrica en nuestro país que haya sido utilizada primero por otra persona natural o jurídica dentro o fuera del país aunque ésta no esté domicialiada en Panamá, o que la misma haya sido registrada previamente en el extranjero teniendo su titular la prioridad para inscribirla en Panamá como marca extranjera. Ello significa lógicamente que no pueden inscribirse en nuestro Registro marcario, dos marcas de fábrica con la misma denominación como lo estatuye la norma en estudio, situación contraria a la planteada por la sociedad de abogados impugnante, ya que no existe igualdad ni similitud entre ambas marcas. Por estas razones no prospera el cargo incoado.

La infracción alegada en relación a lo preceptuado en el artículo 18 del Decreto Ejecutivo Nº1 de 3 de marzo de 1939 no es aceptado por este Tribunal, ya que también le es aplicable lo explicado en el punto inmediatamente anterior.

Con respecto a la violación señalada en contra del artículo 2006 del Código Administrativo el recurrente externó el concepto de la transgresión de la norma como a continuación observamos:

"En la parte transcrita del Artículo citado, se consagra también el derecho que tiene el propietario de una marca de fábrica a adquirir el derecho exclusivo de usarla en nuestro país, mediante el registro de la misma en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.

El derecho al uso exclusivo de la marca de fábrica "CLOROX" ha sido adquirido por la demandante mediante el registro de la misma ante la Dirección antes citada. Sin embargo, dicho derecho fue violado por los actos ya citados de la Directora General de Comercio Interior y del Señor Ministro de Comercio e Industrias, mediante los cuales se negaron las demandas de oposición al registro de las marcas "KLORIN".

Con el objeto de proteger y dar reconocimiento al uso exclusivo consagrado en la disposición transcrita, dichos funcionarios estaban obligados a rechazar las solicitudes de registro de las marcas de comercio "KLORIN". Sin embargo, no lo hicieron".

La Sala nuevamente se pronuncia a este respecto en el sentido siguiente: La marca de fábrica CLOROX es utilizada en Panamá única y exclusivamente por THE CLOROX COMPANY sociedad norteamericana, propietaria de este distintivo desde 1915 en los Estados Unidos y desde 1926 en la República de Panamá. La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial por parte de Colgate-Palmolive (Central América) Inc. de la marca KLORIN, no amenaza al uso de la marca CLOROX por THE CLOROX COMPANY, ni tampoco a manera de piratería usufructúa los beneficios derivados del prestigio de CLOROX, decidida líder en el mercado en esta línea de productos en el mercado. En este orden de ideas, es notorio que si al ser CLOROX y KLORIN dos (2) marcas distintas, la segunda no afecta los derechos preferenciales de la primera, por lo tanto se desestima este cargo.

Por último tampoco aceptamos las acusaciones propuestas contra los artículos 2015 del Código Administrativo y 337 del Código Civil, dado que en ningún momento en las Resoluciones que se acusan de ilegales, se les ha prohibido a la sociedad demandante el derecho de gozar y disponer de la marca de fábrica CLOROX; simplemente se le esta señalando que la marca de comercio KLORIN, no afecta sus derechos de propiedad y de uso, por lo que es viable su inscripción en el Ministerio de Comercio e Industrias.

Por las anteriores consideraciones, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución Nº 91 de 9 de marzo de 1990 dictada por la Directora General de Comercio Interior.

N..

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) D.R. VÁSQUEZ

(fdo.) J.S.

Secretaria