Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 1993

PonenteMIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
Fecha de Resolución30 de Agosto de 1993
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La firma forense MORGAN Y MORGAN, en representación de L.V., ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.123 de 28 de marzo de 1990, dictada por el Director General de Comercio Interior, el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Acogida la demanda se corrió traslado de la misma al señor Procurador de la Administración, se solicitó al Director General de Comercio Interior un informe explicativo de conducta en un término de cinco (5) días y el negocio se abrió a pruebas por igual término. En tiempo oportuno las partes adujeron sus pruebas, las cuales fueron admitidas y se ordenó practicarlas en el término de diez (10) días, vencido el cual tuvieron cinco (5) días para presentar sus alegatos.

Agotados estos trámites el negocio se encuentra en estado de resolver y a ello se procede a continuación.

La parte actora entre los hechos más relevantes en que fundamenta su demanda, expone los siguientes:

"PRIMERO. La sociedad extranjera MURJANI WORLDWIDE B.V. solicitó el 18 de septiembre de 1987 a la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias el registro de la Marca de Fábrica "GV" (entrelazadas) para amparar productos de la clase 25, que incluye, vestidos, zapatos y calzados para damas, caballeros y niños, en general, utilizando como registro básico para tal solicitud el No.698.456 de 21 de junio de 1987 de la Oficina de Marcas de Fábrica de Benelux, Holanda.

SEGUNDO

Nuestra mandante registró en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá en 1987, la Marca de Fábrica extranjera LV (entrelazadas) para amparar productos y servicios incluidos en la clase 18 (que incluye artículos de cuero no incluidos en otras clases), utilizando como registro básico para tal solicitud el No.286.345 del 25 de agosto de 1931 de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos.

TERCERO

Nuestra mandante tiene registrada, desde 1989, la Marca de Fábrica "LV" (entrelazadas) para amparar productos incluidos en las clases 25 (que incluye calzado en general) en Panamá y en el Paraguay.

CUARTO

Nuestra mandante ha utilizado la Marca de Fábrica LV, en el comercio internacional desde 1897.

QUINTO

Los Estados Unidos de América, Panamá y Paraguay son signatarios de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial aprobada en Panamá mediante Ley No.64 de 28 de diciembre de 1934.

SEXTO

En virtud del artículo 1 de la citada convención, nuestra mandante tiene los mismos derechos y acciones que la legislación le otorga a los nacionales panameños.

SÉPTIMO

Por haber sido registrada en los Estados Unidos de América, Paraguay y Panamá, en fecha anterior al registro de la marca "GV", la marca LV (entrelazadas), de propiedad de nuestra mandante, goza de protección en nuestro país, en base a la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

OCTAVO

Entre las Marcas de Fábrica LV y GV existen semejanzas gráficas y fonéticas susceptibles de inducir a error o engaño al público consumidor".

Alega el recurrente que la Resolución acusada de ilegal viola el Decreto No.1 de 3 de marzo de 1939 en sus artículos 14 literal f, 18 y el artículo 1 de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 (Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial).

La primera norma que se considera vulnerada es el artículo 18 del Decreto No.1 de 3 de marzo de 1939 cuyo tenor literal es el siguiente:

"ARTICULO 18: El derecho al uso exclusivo de una Marca de Fábrica se ampara por el registro de la misma, En consecuencia, para oponerse al uso de una Marca de Fábrica por otra persona, es necesario tener registrada dicha marca. Sin embargo, no es necesario tener una Marca de Fábrica registrada para oponerse al registro de la misma en favor de otra persona siempre que el oponente compruebe haberla usado con anterioridad".

La sociedad demandante L.V., impugnó la Resolución No.123 de 28 de marzo de 1990 que resuelve "NEGAR LA DEMANDA DE OPOSICIÓN contra la solicitud de registro de la marca de fábrica "GV" (entrelazadas) solicitada por MURJANI WORLDWIDE B.V. y propuesta en su contra por L.V.". (fs.4).

El artículo 18 del Decreto No.1 de 1939, consagra el derecho de oponerse al registro de una Marca de Fábrica por otra persona, aún cuando la misma no esté registrada, siempre que el interesado compruebe haberla usado con anterioridad.

A juicio de la Sala el artículo 18 citado se refiere al supuesto de que una misma Marca de Fábrica pretenda ser usada o registrada por aquél que no le asiste el derecho a su uso exclusivo o registro. Sin embargo, en el caso en estudio se da un supuesto distinto al tutelado por esa norma ya que la marca a cuyo registro se opone la actora es distinta de la marca que tiene registrada y usa. La actora L.V. dueña de la Marca de Fábrica "LV" (entrelazadas) se opone al registro de la Marca de Fábrica "GV" (entrelazadas) solicitada por MURJANI WORLDWIDE B.V.

La parte recurrente presentó certificados de registro de la Marca de Fábrica LOUIS VUITTON (LV) en Panamá y Paraguay y material de propaganda, con la finalidad de probar que dicha marca se encuentra en el mercado mundial desde mucho antes que la Marca de Fábrica GLORIA VANDERBILT (GV). Sin embargo, la Sala considera que el hecho de que la marca LOUIS VOITTON (LV) se haya usado primero en el mercado internacional, no le da derecho, con base en la norma que se estima violada, a oponerse al registro de la marca GLORIA VANDERBILT (GV), porque se trata de marcas diferentes. Situación distinta se daría si se tratara de dos marcas iguales y se estuviera tratando de probar quien la usó primero en el mercado, para impedir que se registre o se use por persona que no le asiste el derecho.

En consecuencia, se desestima el cargo de violación del artículo 18 del Decreto No.1 de 3 de marzo de 1939, el cual no es aplicable al caso.

En segundo lugar la parte actora considera que se ha violado el artículo 14 literal f ibidem, que transcribimos a continuación:

"ARTICULO 14: No podrán registrarse Marcas de Fábrica que se encuentren en los casos siguientes:

...

f) Las Marcas de Fábrica que sean semejantes o parecidas a otra marca ya registrada o usada por otra persona para distinguir productos, artículos o mercancías iguales, similares o de las mismas propiedades de lo que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o similitud de unas y otras sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños respecto a la clase, la calidad, la edad, la procedencia o la naturaleza del artículo; ..."

Al exponer el concepto de la violación, el actor señala que son marcas sustancialmente parecidas la Marca de Fábrica GV (entrelazadas) y la Marca de Fábrica LV (entrelazadas), similitud que trae como consecuencia la confusión del público consumidor, en cuanto a la calidad y procedencia del artículo amparado. Según la actora existe una similitud fonética y gráfica entre los monogramas GV y LV que son utilizados para amparar artículos similares tales como: bolsas de cuero y zapatos de cuero.

Agrega el recurrente que "se viola la norma antes citada al ignorar la similitud de ambas marcas, presumiendo sin que conste prueba al respecto en el expediente, que las marcas "LV" y "GV" coexisten en el mercado americano sin causar confusión," cuando se "debió presumir también que el hecho de estar nuestro mandante (los propietarios de la marca "LV"), oponiéndose al registro de la marca "GV" en Panamá y en Korea, es precisamente porque la coexistencia de ambas marcas, está causando confusión en el mercado". (fs.37).

El Procurador de la Administración, expresó las siguientes consideraciones en torno al cargo de violación del artículo 14 literal f del Decreto 1 de 1939:

"1. Se trata de dos marcas distintas:

L.V. y GLORIA VANDERBILT.

  1. Pretende alegarse similitud en las letras que las representa, por repetirse en ellas la letra "V".

  2. Al examinarse estas dos marcas de fábrica respectivamente, la presente solicitud compuesta del monograma GV hace remembranza del alfabeto inglés GV y se pronuncia (dzl v) o (vidz 1) (sic); la mención compuesta del monograma de LV hace remembranza del alfabeto inglés VL y se pronuncia como (viel) o (elvi). Por consiguiente son diferentes en concepto y pronunciación ..." (v. fs. 77 y 77 vta. del exp. adm.).

  3. El público al que van destinadas dichas marcas son tan distintos como el valor de su mercancía; ya que la suprema calidad de "LV" LOUIS VUITTON sólo se encuentra en tiendas exclusivas y con una sección en cada almacén, destinadas únicamente para ello. Por el contrario, los productos con la marca "GV" GLORIA VANDERBILT pueden encontrarse en cualquier almacén de la central a precios asequibles a todo bolsillo.

  4. Una persona que compra mercancía L.V. jamás se confundiría con una mercancía G.V., sobre todo por la calidad y diferencia de los materiales con que confeccionan sus artículos, los cuales denotan marcadas diferencias.

  5. Gráficamente, la V de la marca LOUIS es más abierta, extendida que la V de Gloria Vanderbilt. Además, la V de L.V. termina en punta y la de Gloria Vanderbilt termina cortada abajo.

  6. "La V de la marca VL de L.V. tiene los serifes, las rayitas al extremo de la letra, rectos, formando ángulos con los trazos. Los serifes (...) de la marca de Gloria Vanderbilt son redondeados y terminan en puntas". (V. fs. 101 del exp. adm.).

  7. La V de L.V. es la primera letra del logo; mientras que la V de Gloria Vanderbilt es la segunda letra del logo.

  8. Internacionalmente han venido coexistiendo en el mercado. (V. fs. 77 y vta. del exp. adm.).

    En consecuencia, discrepamos de las apreciaciones del actor, toda vez que no existe tal evidencia visual, fonética, gramatical e ideológica entre ambas marcas: ya que al realizar el análisis comparativo se pudo constatar que -en su conjunto- las marcas están provistas de elementos diferenciadores que las identifican". (fs.56-57)

    La parte actora, al referirse en su alegato a la opinión del Señor Agente del Ministerio Público, expresa que no se trata de las marcas L.V. y G.V., como pretende exponer la Procuraduría, sino que las Resoluciones impugnadas de ilegales se refieren al Registro de la Marca de Fábrica consistente en el logo "LV" y la solicitud que presentó la compañía MURJANI WORLDWIDE B.V. para registrar una Marca de Fábrica consistente en el logo "GV"; la similitud de las marcas se debe apreciar en forma global tal como lo aprecian los consumidores y no desmenuzando sus detalles; la V en ambos logos es capaz de causar confusión, tal como fue dictaminado por el perito R.M.F.; en cuanto a la pronunciación de ambas marcas, tanto en español como en inglés, tienen una terminación idéntica; la afirmación de que ambas marcas van dirigidas a públicos diferentes, hecho que no se ha probado, no puede ser fundamento para permitir su registro, ya que es precisamente la buena fama de la marca ya registrada lo que se debe proteger ya que puede inducir al público a pensar que está adquiriendo un producto de superior calidad o la marca reconocida puede verse afectada al no resultar los productos adquiridos de la calidad que se espera; la insistencia de que ambas marcas han venido coexistiendo en el mercado internacional carece de total fundamento, ya que desde hace varios años L.V. ha venido litigando para impedir que la Murjani Worldwide B.V. perjudique los derechos que le reconocen las normas jurídicas que han sido violadas.

    En el informe pericial presentado por el perito de la parte demandada, Licenciado L.A.A., se exponen las diferencias entre las Marcas de Fábrica LV (entrelazadas) y GV (entrelazadas) señalando:

    "nada tienen en común sus estrategias de fabricación, de control de calidad, de distribución de precios, de publicidad, etc. frente a sus diferentes consumidores, presentes y potenciales.

  9. La suprema calidad y estrategia de marketing de VL L.V., han hecho preciado y estimable el nombre de L.V..

    La fama millonaria de Gloria Vanderbilt, hacen la calidad y fama real o supuesta de los productos con la marca GV entrelazada.

  10. Para encontrar un producto con la marca VL entrelazada, es necesario acudir a las más aristocráticas tiendas: B.H., Saks, N.M., etc. en U.S.A. Y las parecidas en los lugares más exclusivos del mundo. Y aún así no se mezclan con los demás productos. Tienen su sección especial. Sus precios varían desde un maletín de ejecutivo común a B/.150.00, hasta el más caro a B/.2,440.00. Un baúl de cuero, para viajar, "vacío" B/.12000.00. Un paraguas de hombre, B/.180.00.

    Los productos con la marca GV entrelazada, se encuentran en cualquier Almacén de la Central, a precios para cualquier bolsillo.

    Los caminos de estas dos marcas, por beneficio propio de cada una, jamás se podrán encontrar, a menos que se deseen un descalabro económico. A L.V. le perjudicaría su imagen y sus ganancias, si sus refinados y pudientes clientes se enteran que su marca se encuentra en cualquier parte, a cualquier precio. Al alcance de cualquier persona". (fs.99-102, expediente administrativo)

    Por su parte, el perito de la actora expuso que los monogramas LV y GV apreciados en la forma como aparece en los certificados de registro y en el material de propaganda sí pueden causar confusión en la mente del público consumidor, por el sólo hecho de que llevan una letra V mayúscula en común y que ambas utilizan una tipografía denominada "románica" o con "serife", éste es el pequeño "pie" que remata las puntas de las letras; además el monograma más conocido en el mercado local y a nivel mundial es sin duda alguna el LV de L.V..

    La Sala no comparte el criterio esgrimido por el representante de la administración, quien al comparar ambas marcas y confirmar sus diferencias, consideró, que no existe parecido entre la Marca de Fábrica "GV" (entrelazadas) y "LV" (entrelazadas), y que no pueden provocar en la mente del público ninguna confusión, porque la marca "LV" es exclusiva mientras que la marca "GV" se vende en el mercado popular; además, su calidad, precios y consumidores son distintos.

    En opinión de la Sala, entre los monogramas LV y GV hay similitudes ortográficas, porque en ambos monogramas se emplea la letra V al final y el tipo de letra de los dos es muy parecido. Además existen similitudes fonéticas entre ambos monogramas, los cuales se pronuncian en español ELEVE Y GEVE. Estas similitudes pueden causar confusión directa en el público, por las similitudes apuntadas y además las mismas pueden causar confusión indirecta por el modo particular en que se acostumbra utilizar, en la actualidad, las marcas de fábrica formadas por monogramas, repitiendo el mismo ordenada y profusamente en el material que se utiliza para fabricar el producto, que es la forma en que la utiliza L.V.. En estos casos el monograma es apreciado por el consumidor en forma global. (Cfr. folios 67 a 69 del expediente que contiene la demanda de oposición al Registro de Marca GV).

    De acuerdo con la doctrina la imitación de una marca de fábrica puede ser un acercamiento del efecto visual o auditivo, con el objeto de producir confusión o engañar a los consumidores. Esta imitación puede ser fraudulenta y constituir una forma de usurpación de la marca cuando no es el resultado de la casualidad sino una obra preconcebida (J.M.C.B. y FRANCISCO MORALES CASAS, La Propiedad Industrial, Editorial GESTEASE, Bogotá, 1973, página 228).

    Como las marcas a que nos venimos refiriendo presentan las similitudes apuntadas y esas similitudes son susceptibles de causar confusiones directas e indirectas y el dueño de la marca LV (entrelazadas) ha probado haberla usado para distinguir productos similares a los que se pretende amparar con la marca GV (entrelazadas), a juicio de la Sala se ha violado directamente, por omisión, el artículo 14 literal f del Decreto No.1 de 1939, cuyo fin es hacer que las marcas de fábrica cumplan las siguientes funciones:

    "

    1. Función de distinguir, a la cual corresponde la finalidad de imponer los productos, conservando y acrecentando la clientela.

    B) Función de proteger, cuyo fin próximo es el de impedir la competencia desleal.

    C) Función de indicar la procedencia, que tiene por objeto amparar al público contra el engaño, mediante la veracidad de la indicación.

    D) Función social, que comprende un interés general, como es en efecto la garantía de la calidad de las mercancías.

    G) Función de propaganda. En este caso, el fin es el rendimiento comercial". (Obra citada página 201).

    Finalmente, el recurrente estima violado el artículo 1 de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 (Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial) el cual preceptúa lo siguiente:

    "Artículo 1. Los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos".

    Considera el recurrente que dicha norma fue violada directamente, por omisión, al "desconocer el Ministerio de Comercio e Industrias, a través de las Resoluciones recurridas, que por haber registrado nuestra poderdante la Marca de Fábrica "LV", en los Estados Unidos de América y Paraguay, países signatarios de la citada convención, le asiste razón a exigir los derechos y las acciones que garantizan a los propietarios de marcas de fábrica los artículos 18 y 14 literal f, del Decreto No.1 de marzo de 1939 ...".

    Como fundamento de este cargo de violación, el demandante reclama el derecho a que se proteja la Marca de Fábrica "LV" registrada en nuestro país, conforme a los derechos que confiere la ley panameña.

    La Sala considera, que a la parte actora se le concedió los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceden a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, y que si la demanda de oposición le fue negada, esta negativa se produjo dentro de un proceso debidamente tramitado. El hecho de que al valorar las pruebas presentadas por la parte demandante, correspondientes al uso y registro de la marca "LV", se estimara que no constituían prueba idónea para oponerse al registro de la Marca de Fábrica "GV", en forma alguna implica una negación al ejercicio de las acciones y derechos del demandante. Por tanto, se desestima este cargo.

    En consecuencia, la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL la Resolución No.123 de 28 de marzo de 1990, dictada por el Director General de Comercio Interior y la Resolución No.67 de 28 de junio de 1990 emitida por el Ministro de Comercio e Industrias; ORDENA al Ministro de Comercio e Industrias negar la solicitud No.045199 presentada por MURJANI WORLDWIDE B.V. para registrar la Marca de Fábrica GV (entrelazadas); y NIEGA la otra declaración pedida.

    N..

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

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