Comercio de Tribunales Superiores de Distrito, 23 de Enero de 2004

PonenteMaría Eugenia López Arias
Fecha de Resolución23 de Enero de 2004

VISTOS:

En razón del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Nº73 de 21 de octubre de 2003 emitida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, cursa ante este Tribunal, en grado de apelación, el Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.107116, de la marca "CAPPUCCINO DECAF", Clase 30 Internacional, incoado por la sociedad STARBUCKS CORPORATION contra la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.

El fallo recurrido dispuso acceder a la pretensión de la parte actora señalando, en lo medular de su parte motiva, que el signo solicitado "CAPPUCCINO DECAF", describe la propiedad, características y calidad de los productos que pretende distinguir, un café capuchino descafeinado.

Añade la Juzgadora Primaria que la marca pretendida es incluso engañosa, si se considera que pretende amparar en la Clase 30, miel y sucedáneos de la miel, arroz, pastas alimenticias y mayonesa.

Inconforme con la resolución, el apoderado judicial de la demandada interpuso recurso de apelación, siendo éste concedido por la Juez A Quo en el efecto suspensivo, mediante providencia de 31 de octubre de 2003 (fs.519).

Ingresado el expediente a esta Sede Jurisdiccional y luego de cumplir con las reglas de reparto correspondientes, se procedió a revisar con detalle las constancia procesales, cumpliéndo así con lo dispuesto en el artículo 1151 del Código Judicial.

No habiéndose advertido hechos u omisiones susceptibles de acarrear la nulidad de lo actuado, se le concedió a las partes el término procesal contemplado en el artículo 193 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, a fin de que sustentaran sus respectivas posiciones en torno al recurso vertical. Este momento procesal, como se evidencia en autos, fue aprovechado por ambas partes.

POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA-RECURRENTE

Dentro del término legal concedido, el Licenciado FRANCISCO ARIAS G. de la firma forense ARIAS, FABREGA & FABREGA, apoderada judicial de la demandada, sustentó su disconformidad respecto a la decisión emitida en primera instancia, solicitando a este Tribunal Superior su revocatoria, a los efectos de que se permita el registro de la marca pretendida por su representada.

Expone el procurador judicial de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A. que su representada, tal y como se aprecia en la solicitud de registro impugnada no reivindica el uso exclusivo del término "CAPPUCCINO". Añade que el signo marcario "DECAF" es usado y comercializado por su representada desde hace varios años, tanto en Panamá como en otros paìses, en conjunto con su marca famosa o notoria "NESCAFE", como quedó acreditado en el expediente, a través de facturas de compra del producto "NESCAFE DECAF".

Expresa el recurrente que el signo marcario "DECAF", por sí sólo o en combinación con la marca "NESCAFE" o con el término "CAPPUCCINO", se encuentra registrado, a nombre de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., con mucha antelación en Panamá y en múltiples países, incluyendo Estados Contratantes de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y/o Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para amparar café y otros productos de la Clase 30 , así como productos similares y afines, en las clases conexas 29 y 32.

Añade el letrado que la marca "DECAF", se encuentra registrada desde el 26 de noviembre de 1999, para amparar café y otros productos de la clase 30, lo cual ha quedado acreditado mediante Certificado de Registro panameño No. 104068 de la marca "NESCAFE DECAF" y que, por siguiente, tiene derecho al uso exclusivo, así como también, derecho a la explotación, comercialización, disposición, reivindicación y de registrar nuevamente los referidos signos en la República de Panamá, en relación con el café y otros productos de la clase 30. En ese sentido, asevera la parte recurrente que el re-registro de la marca "DECAF", en la Clase 30, solicitado mediante la solicitud de registro impugnada, no infringe la legislación marcaria panameña, ni derecho o interés alguno del actor, al no consistir, ni en una "indicación descriptiva", ni en una "denominación genérica".

Arguye el letrado que el término "DECAF" es usado y comercializado en el mercado, dentro de un complejo grupo o conjunto de elementos marcarios, es decir, bajo un "trade dress" en el que se incluyen y destacan la famosa o notoria marca "NESCAFE" y los igualmente famosos nombre comercial y marca "NESTLE", de ahí que la marca "DECAF", reúna todos los requisitos y funciones esenciales y necesarios de originalidad, distintividad e individualización.

Censura además el letrado el hecho de que se considere la encuesta de mercadeo presentada por el actor, toda vez que, a su juicio, la idoneidad o experiencia del perito y la realización de dicha encuesta, son aspectos que no aparecen acreditados en el expediente. Igualmente cuestiona la forma en que fueron obtenidas las respuestas de la encuesta.

POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE-OPOSITORA

La firma legal AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, por intermedio del Licenciado J.M.N., presentó oportunamente su escrito de oposición al recurso (fs.536-546), en el que solicita a este Tribunal Superior se confirme la Sentencia dictada por el Juzgado Primario, señalando, entre otras cosas, que el otorgamiento erróneo del registro de marcas tales como "NESCAFE DECAF" y "CAPPUCCINO DECAF" en Panamá y otras jurisdicciones sin haber hecho la solicitante las correspondientes exclusiones y, conteniendo éstas una palabra descriptiva en su conjunto, en modo alguno debe generar derechos de uso exclusivo sobre la palabra "DECAF", ni son vinculantes para los efectos de la presente controversia.

Añade el jurista que resulta totalmente irrelevante e inconducente a los fines de resolver la presente controversia, el registro de las marcas "NESCAFE DECAF" y "CAPPUCCINO DECAF", ya que el simple hecho de contener estas marcas la palabra descriptiva "DECAF", ello no las hace más semejantes a cualquiera de los innumerables ejemplos de marcas de productos con esta expresión que fueron aportados al proceso.

Expone el Licenciado NAVARRETE que si bien la recurrente ha pretendido convencer al Tribunal sobre el supuesto carácter fantasioso de la expresión "DECAF", alegando que no se trata de una indicación descriptiva sino de una marca previamente registrada, contenida en otros signos como "NESCAFÉ", la demandada no aportó al proceso ninguna prueba que lograra acreditar el supuesto de hecho en que se basa esta defensa.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Habiendo sustentado las partes en litis sus respectivas posiciones, procede este Tribunal Superior a resolver la alzada, en atención a la...

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