Comercio de Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Septiembre de 1999

PonenteJORGE LUIS LOMBARDO
Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 1999
EmisorTercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial

VISTOS:

Ha ingresado a este Tribunal de Segunda Instancia, en grado de apelación, el expediente contentivo del proceso de Oposición incoado por la sociedad Norteamericana WARNER-LAMBERT COMPANY contra la solicitud de Registro N1086492, de 24 de marzo de 1997, en la clase 30 internacional, realizada por la sociedad COLOMBINA, S.A., constituída bajo las leyes de la República de Colombia.

Dicho proceso fue resuelto en primera instancia por la Sentencia N176 de 4 de junio de 1999, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil (fs.193-203).

Luego de procederse con el saneamiento de rigor, este Tribunal Colegiado se ve avocado a realizar el enjuiciamiento correspondiente, toda vez que no se han advertido omisiones o actuaciones susceptibles de acarrear la nulidad del proceso.

LA PRETENSION, LA DEFENSA Y LA RESOLUCION DE PRIMERA INSTANCIA

La sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY, organizada según las Leyes del Estado de Delawere, Estados Unidos de América, mediante demanda presentada el día 30 de junio de 1998 y que consta de fojas 1 a 17, pretende que se niegue el Registro de la marca de fábrica "BOMBABUM", distinguido con el N1086492 de 24 de marzo de 1997 en la clase 30 internacional, solicitado por la sociedad COLOMBINA, S.A., y que ampara los siguientes productos" CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS CON CEREALES, PAN, BIZCOCHOS, PASTELERIA y CONFITERIA, HELADOS, COMESTIBLES, MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVOS PARA HACER SUBIR LA MASA, SAL, MOSTAZA, PIMIENTA, VINAGRE, SALSAS, ESPECIAS, HIELO".

La demanda se basa en los siguientes puntos:

- Que WARNER LAMBERT COMPANY es dueña en nuestro país de la marca de comercio BUM desde el 19 de julio de 1996 y, también es dueña de otras marcas de comercio en Panamá y otros países de América, donde la partícula BUM está incluída.

Que desde antes del año 1971, ha venido usando en nuestro país y a través de su subsidiaria ADAMS PANAMA, S.A., las siguientes marcas de comercio, distinguidas también en la clase 30 internacional: "SUPER BUM", "CHICLE BUM", "EXTRA BUM" y "BUM".

- Que la sociedad demandada COLOMBINA, S.A., ha solicitado el registro de la marca de Fábrica "BOMBABUM", para amparar productos en la clase 30 internacional, distinguiendo así productos o artículos iguales, similares y con las mismas propiedades que productos de propiedad de la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY.

- Que la marca "BOMBABUM" que pretende registrar la sociedad COLOMBINA, S.A., contiene en sus nombres elementos similares a los productos BUM, EXTRA BUM, EXTRA BUM y diseño, SUPER BUM y CHICLE BUM, propiedad de la actora y, de permitirse su registro, traería confusión, o engaños en el público consumidor con respecto a la clase, la calidad y la procedencia de los artículos.

Por su lado, la parte demandada al contestar la demanda (fs. 53-55) negó los hechos de I al XX, aceptó los hechos XXI y XXII y a su vez, consideró los hechos XIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII como subjetivos.

Dentro de la audiencia realizada (fs. 60-64) el apoderado judicial de la parte actora se ratificó de las pruebas presentadas, además, aportó una serie de pruebas documentales, afiches y empaques con que pretende demostrar la publicidad de sus productos.

Por su lado, el apoderado judicial de la parte demandada objetó algunas de las pruebas aportadas por la parte actora, fundamentándose en que las mismas indican una procedencia distinta a la de la parte demandante (ver foja 61). Asimismo presentó pruebas documentales, afiches y algunos empaques de la marca que pretende registrar, es decir, BOMBABUM.

La Juez A-Quo dispuso NEGAR la pretensión del actor y en consecuencia, ORDENÓ se continúe con el trámite de registro de la marca "BOMBABUM" solicitada por la sociedad COLOMBINA, S.A.

Inicialmente condujo su análisis por el sendero del cotejo intersignos para determinar si existían semejanzas graves susceptibles de causar confusión; sin embargo, posteriormente varió el rumbo de su análisis y fundamentó lo decidido en un supuesto derecho de prelación a favor de la parte demandada. A continuación transcribimos los puntos centrales del razonamiento del A-quo:

" Considera este Tribunal que existen semejanzas entre la (sic) marcas de fábrica BUM y BOMBABUM, en el aspecto ortográfico (en ambos casos, la partícula BUM es común); además, es una palabra de fantasía, creada arbitrariamente, por cuanto no es un significante con definición y sentido.

.............................................

...No obstante, este Tribunal, observa a folios 119 y reverso y 120 y reverso, que la empresa demandada COLOMBINA, S.A., registró en 1988 en la República de Perú la marca MINIBUM, o sea, mucho antes de que lo hiciera la empresa demandante con sus marcas, es decir BUM, EXTRA BUM, EXTRA BUM y Diseño, SUPER BUM y CHICLE BUM, las cuales fueron registradas en 1996, quedando acreditada la antelación con que la empresa demandada lo hizo, de forma que más que debatir si existe originalidad en unas u otras marcas, corresponde señalar las prerrogativas que asisten a la parte demandada, que ya mucho antes, registró una marca, es decir MINIBUM, en Perú país signatario de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington D.C. en 1929...

A folios 156-180, el demandado prueba con sendas facturas notarizadas, panfletos y bolsas plásticas, el uso de la marca BOMBABUM, lo cual indica que el uso de la marca de fábrica en la partícula BUM, lo hizo la parte demandada de forma anticipada a la parte actora."

LA APELACION Y LA OPOSICION A LA APELACION

La sociedad demandante-recurrente una vez llegado el expediente a este Tribunal en alzada, sustentó dentro del término concedido por la Ley su disconformidad (fs.210-214), citando en el punto cuarto y quinto de su escrito lo siguiente:

"CUARTO: La Sentencia No. 76 se basa principalmente en el hecho de que Colombina, S.A. registró en 1988 la marca MINIBUM en Perú y en Colombia en 1995, los cuales son países signatarios de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial firmada en Washington en 1929. La marca MINIBUM no es objeto del presente proceso, y dicha objeción fue manifestada por nosotros en el acto de audiencia, sin embargo, la sentencia No. 76 no se resuelve nada al respecto.

Además, WARNER -LAMBERT COMPANY posee los siguientes registros en la clase 30 en países miembros de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial firmada en Washington en 1929:

MARCA PAIS REGISTRO FECHA

BUM GUATEMALA 16,777 30/3/66

BUM NICARAGUA 5,600c.c. 21/10/76

BUM EL SALVADOR 12341 19/7/85

BUM HONDURAS 51416 29/9/89

Lo anterior demuestra que la marca BUM fue registrada por nuestra representada con anterioridad a Colombina, S.A., la cual registró la 1marca MINIBUM en Perú en 1988".

"QUINTO:..................................... .............................................

En cuanto al uso, la Sentencia No. 76 señala que el demandado probó con facturas, panfletos y bolsas plásticas, el uso de la marca...

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