Comercio de Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 7 de Febrero de 2002

PonenteMARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS
Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2002
EmisorTercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial

VISTOS:

Cursa ante este Tribunal Colegiado, pendiente de resolver el Recurso de Apelación formulado, el Proceso de Oposición a la solicitud registro No.106422 de la marca DOLEX UNIPHARM, propuesto por la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA, S.A. contra UNIPHARM (PANAMÁ) S.A..

LA DEMANDA

El presente proceso tuvo su génesis el día 1º de noviembre de 2000, con la demanda de oposición al registro de la marca DOLEX UNIPHARM, solicitud No.106422, en la clase 5 internacional, presentada por el LICENCIADO E.M.G., miembro de la firma forense JIMÉNEZ, MOLINO Y MORENO, procuradores judiciales de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. (fs. 1-5).

En el libelo de la demanda, el LICENCIADO MOLINO GARCÍA sostiene que la sociedad demandada UNIPHARM (PANAMÁ) S.A., solicitó el registro de la marca DOLEX UNIPHARM el día 3 de abril de 2000, para amparar productos en la Clase 5 Internacional, específicamente, analgésicos. Dicha solicitud se recibió con el No.106422 y fue publicada el día 29 de septiembre del 2000, en la página No.267 del Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BORPI).

Arguye el apoderado judicial de la demandante que su representada, la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA, S.A. y la sociedad INSTITUTO FARMACOLÓGICO COLOMBIANO, S.A., ITALMEX, se fusionaron formalmente el día 6 de julio de 1999, absorbiendo la primera a la última, quedando ésta disuelta sin liquidación.

Agrega que, la sociedad INSTITUTO FARMACOLÓGICO COLOMBIANO, S.A., ITALMEX, es la titular de los registros panameños No.25343 de la marca DOLEX-NIN, desde el 19 de noviembre de 1980 y No.47541 de la marca DOLEX, desde el 6 de marzo de 1989, ambas para amparar productos en la Clase 5 Internacional.

Sostiene el abogado que dichas fusiones fueron presentadas ante la DIGERPI, la primera, el día 10 de abril del 2000; y la segunda, el día 11 del mismo mes y año, con la finalidad de que dicha entidad, tomara nota de los cambios de titularidad sobre los derechos en Panamá, toda vez que, SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA, S.A., es propietaria de los registros y solicitudes de las marcas DOLEX y DOLEX-NIN, en diversos países de América, las cuales se usan en el comercio internacional, al menos desde 1980.

El LICENCIADO MOLINO GARCÍA, señala además que la sociedad demandada UNIPHARM (PANAMÁ), S.A. expresa en Declaración Jurada que acompaña la solicitud de registro de la marca DOLEX UNIPHARM, que ésta se usa en el comercio nacional e internacional desde el 27 de marzo del 2000, fecha idéntica a la presentada en Panamá, por lo tanto la solicitud de registro, como la fecha de primer uso de la mencionada marca, son muy posteriores al registro y uso de las marcas DOLEX-NIN y DOLEX, de propiedad de su representada.

El representante legal de la actora concluye su escrito, señalando que la solicitud en pugna DOLEX UNIPHARM es básicamente igual a las marcas antes mencionadas, desde un punto de vista, ortográfico, fonético y visual, lo que puede producir errores, equivocaciones o engaños, entre el público consumidor, sumado al hecho de que las marcas amparan básicamente el mismo tipo de productos.

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda de oposición antes descrita fue admitida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, a través de Auto No.1363 de 14 de noviembre del año 2000 (fs.21-22), corriéndosele traslado a la parte demandada por el término de cinco (5) días hábiles para su contestación, término éste que fue aprovechado por la Licenciada JULIA CHITRIT SMAJA, procuradora judicial de la sociedad demandada UNIPHARM (PANAMÁ), S.A.

La LICENCIADA CHITRIT SMAJA, en su escrito de contestación de la demanda (fs.34-38), sostiene que el día 3 de abril de 2000 su representada, solicitó el registro de la marca DOLEX UNIPHARM en la clase 5 internacional, para amparar productos "ANALGÉSICO" y que a dicha solicitud le fue dada el No.106422 y salió publicada en el Boletín Oficial No.107 del 29 de septiembre de 2000.

La LICENCIADA CHITRIT SMAJA estima también que no existe similitud entre las marcas DOLEX UNIPHARM y DOLEX y DOLEX-NIN argumentando lo siguiente:

- Que la marca DOLEX UNIPHARM está compuesta por dos palabras que la distinguen ortográfica, fonética y visualmente de DOLEX. Alega que los empresarios en muchas ocasiones utilizan su razón social para distinguir los productos comercializados por su empresa y que la marca DOLEX utiliza el apellido UNIPHARM para distinguirla de cualquier otra marca similar.

- Que la terminación UNIPHARM de la marca solicitada por su representada UNIPHARM (PANAMÁ) S.A. es muy distinta a la terminación "NIN", de la marca de propiedad de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.

- En lo que respecta al aspecto ortográfico, arguye la letrada que no existe similitud entre las marcas DOLEX UNIPHARM con DOLEX ni con DOLEX-NIN, ya que la primera cuenta con una palabra (Unipharm) con que no cuentan las otras dos. Añade que fonéticamente, al mencionar una y otra marca se hace notar la diferencia al pronunciar la terminación UNIPHARM.

- En lo relacionado al aspecto visual sostiene que se puede apreciar que DOLEX UNIPHARM cuenta con una extensión mucho mayor que "DOLEX" y "DOLEX-NIN".

Considera la representante de la demandada que, la marca DOLEX UNIPHARM, es un "ANALGÉSICO", por lo que el producto o servicio que ampara la marca impugnada es notablemente específico y por ende dirigido a un público consumidor muy particular. El aspecto relativo a la naturaleza de los productos amparados por las marcas DOLEX UNIPHARM con DOLEX y DOLEX-NIN aunque estén comprendidos dentro de una misma clase (5), distinguen productos medicinales con aplicaciones diferentes y para mercados diferentes.

La Licenciada CHITRIT SMAJA concluye diciendo que el producto medicinal que ampara la marca DOLEX UNIPHARM tiene un uso bien limitado y que el público consumidor lo utilizará para casos muy específicos, para resolver problemas de la salud igualmente específicos y particulares, razón por la cual jamás podrá ser confundido con ningún otro producto medicinal.

INTERVENCIÓN LITIS CONSORCIAL

El día 13 de junio del 2001, la sociedad guatemalteca UNIPHARM SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su apoderada judicial, Licenciada J.C.S., solicita la intervención adhesiva o litis consorcial en favor de la empresa demandada (fs.43-52). Esta petición, vale señalar, fue admitida por el Juez A-quo mediante Resolución No.375 de 21 de junio del 2001 (fs.90-95 y vta.) y confirmada por esta Sala de Decisión a través del Auto de fecha 12 de septiembre del 2001 (fs.128-135), en virtud de Recurso de Apelación formulado por la actora.

LA AUDIENCIA ORAL

El día 28 de septiembre del año 2001, se celebró la audiencia oral del proceso in comento, con la comparecencia de los procuradores judiciales de las partes en conflicto, quienes presentaron y adujeron las pruebas que estimaron pertinentes para la mejor defensa de los intereses de sus representados y expusieron sus alegatos de conclusión.

OBJETO Y CONTENIDO DEL FALLO IMPUGNADO

La presente controversia marcaria fue resuelta mediante sentencia No.93 de 19 de noviembre de 2001 (fs.307-329), en la cual se ACCEDE a la pretensión de la parte actora y en consecuencia, se NIEGA la solicitud de registro No. 106422 correspondiente a la marca DOLEX UNIPHARM para amparar productos dentro de la clase 5 internacional, formulada por UNIPHARM (PANAMA), S.A.

La Juez de Grado al sustentar su decisión señaló que las marcas DOLEX, DOLEX-NIN y DOLEX UNIPHARM resultan similares en su aspecto gráfico, fonético, visual y lingüístico, toda vez que contienen la palabra DOLEX de manera idéntica como característica principal, lo que podría causar en el público consumidor confusiones a la hora de adquirir el producto, al ser vendidas en los mismos lugares. Aunado a ello, sostiene la Juzgadora, que la demandada y la litis consorte, sólo han logrado probar que tienen registrada en la República de Guatemala la marca DOLEX INYECTABLE desde 1977, contra las marcas DOLEX, registrada en 1989, y DOLEX-NIN en 1980, pero no así su uso, ni el uso anterior a la solicitud de registro de la marca DOLEX UNIPHARM.

Contra la referida decisión judicial, se alzó en apelación el procurador judicial de la parte demandada (vta. fs.329), siendo el recurso concedido en el efecto suspensivo por el Juez de Instancia, mediante providencia fechada 4 de diciembre de 2001 (fs.333).

SANEAMIENTO

Ingresado el negocio a esta esfera y, una vez cumplidas las reglas del reparto, se procedió a realizar el saneamiento del expediente, conforme a lo ordenado en el artículo 1151 del Código Judicial. No habiéndose advertido acción u omisión susceptible de acarrear...

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