Comercio de Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 28 de Junio de 2000

VISTOS:

Ha ingresado a este Tribunal Colegiado, en grado de apelación, el expediente contentivo del proceso de Cancelación del Registro No.057215 de la marca "ROYAL CARIBBEAN y diseño" incoado por ROYAL CARIBBEAN CRUISES, LTD. contra CARIBBEAN PACIFIC SPORTSWEAR, INC., mediante demanda presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias el 26 de abril de 1993 (fs.1-5).

La Ley 29 de 11 de febrero de 1996 creó los Tribunales con competencia en las controversias relacionadas con la Propiedad Intelectual y, por tanto, el Ministerio de Comercio e Industrias declinó la presente causa, mediante Resolución No.1137 de 3 de mayo de 1996 (fs.181).

Una vez llegado el expediente a los Tribunales especializados y repartido al Juzgado Noveno de Circuito Civil, el mismo aprehendió su conocimiento, para luego, mediante Auto No.127 de 3 de febrero de 1998, declarar la NULIDAD de todo lo actuado a partir de la fs.134 del expediente, por defectos en el trámite de notificación de la demanda.

En vista de lo anterior, se procedió a correr en traslado la demanda, concediéndole nuevos términos para contestarla, momento procesal que fue aprovechado con la presentación del memorial que corre a fs.191-193.

Analizadas las constancias probatorias y el derecho aplicable al presente caso, el Juez Noveno de Circuito Civil, mediante Sentencia No.22 de 7 de febrero del 2000 ACCEDIO a la pretensión de la demandante, y en consecuencia ORDENO LA CANCELACION del Certificado de Registro No.57215 de la marca "ROYAL CARIBBEAN Y DISEÑO", clase 25, propiedad de CARIBBEAN PACIFIC SPORTSWEAR, INC. (fs.243-253).

Inconforme con la decisión anterior la sociedad demandada apeló según consta en el sello de notificación de fs.253 vta. y el recurso le fue concedido en el efecto suspensivo, ordenándose la remisión del expediente al Tribunal de alzada (fs.260).

El recorrido procesal que se acaba de relatar permite ver que este proceso de oposición al registro marcario se ha tramitado ante el Juez competente; se ha comprobado la legitimación activa y pasiva de las partes; se ha cumplido con el contradictorio; se ha brindado a las partes la oportunidad para presentar pruebas y, en fin, no se ha advertido ninguna acción u omisión susceptible de acarrear la nulidad de lo actuado, por tanto, el Tribunal, mediante providencia de 30 de mayo del 2000 abrió el término para que la parte apelante sustentara su recurso y la contraparte se opusiera, oportunidad que fue aprovechada mediante memoriales que corren de fs.266 a 276 y 277 a 286.

En vista de lo anterior, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar el Fallo de segunda instancia, para lo cual pasamos a considerar lo siguiente:

LA PRETENSION, LA DEFENSA Y LA RESOLUCION

DE PRIMERA INSTANCIA

El argumento central de la pretensión consiste en que la sociedad demandante es propietaria de las marcas de servicio "GOLF AHOY ROYAL CARIBBEAN", "ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD." y "ROYAL CARIBBEAN"; además, su razón social es "ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.". Explica la demandante que al tener registrada la demandada la marca "ROYAL CARIBBEAN" y diseño, es clara su intención de confundir al público consumidor toda vez que las marcas en conflicto tienen en común la denominación "ROYAL CARIBBEAN" y el diseño es idéntico al suyo.

Por su parte, la sociedad demandada procedió a contestar la demanda mediante memorial visible a fs.191-193, en el cual niega la pretensión, las pruebas y el derecho invocado, y argumenta en su favor que la demandante registró marcas de servicio para amparar servicios de transporte y no marcas de comercio ni de fábrica. Añade que, "si la demandante tenía la intención de fabricar o comercializar productos de vestir bajo la marca ROYAL CARIBBEAN, como propia, debió registrar dicha marca como de COMERCIO dentro de la clase 25, y no SOLAMENTE dentro de la clase 39, en TRANSPORTE Y SERVICIOS. Y si quería proteger dicha marca para comercializar TODA clase de productos, entonces debió registrarla en las 42 clases contempladas en la legislación marcaria". También afirma en su defensa que su razón social, creada desde 1983, también contiene la palabra CARIBBEAN.

Las principales motivaciones que se expusieron en la Sentencia de primera instancia, para acceder a la pretensión de la demandante, versan sobre LA IDENTIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS y EL EMPLEO, NO AUTORIZADO, DE LA RAZON SOCIAL DE LA DEMANDANTE EN LA MARCA DE LA DEMANDADA. A tal respecto, dice la Sentencia que:

"Nos encontramos, entonces, ante la identidad de signos marcarios, así como ante la identidad de productos distinguidos, puesto que si bien los certificados de registro que ha aportado la demandante no se refieren a la clase 25 de la clasificación internacional, tal y como sí lo hace el registro objetado No.57215, ha sido probado el uso de la marca ROYAL CARIBBEAN Y DISEÑO para distinguir productos de la clase 25 internacional.

En ese sentido, se observa que el artículo 3o. de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial dispone que:

"Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:

6. Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comecial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes."

   A nuestro juicio, es la norma transcrita, junto con el artículo 16o de la citada convención, la que debe ser aplicada y no el artículo 8o. de dicho acuerdo internacional, puesto que no consta en el expediente el primer supuesto que exige dicho artículo 8o. que es que el propietario de la marca haya solicitado su registro o depósito en Panamá (y que dicho intento de registro no haya tenido éxito debido a la existencia del registro previo).

   Veamos cuál es el texto del artículo 16o. de la Convención Interamericana arriba aludida:

   "La protección que esta Convención otorga a los nombres comerciales consistirá:

   1. ...

   2. en la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo...