Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Junio de 2013

Ponente:Efrén Cecilio Tello Cubilla
Fecha de Resolución:19 de Junio de 2013
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: El Licenciado J.A.M., actuando en representación de OCEAN COLOR, S.A. ha interpuesto demanda contenciosa administrativa para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 167 del 25 de agosto de 2009, emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias y para que se hagan otras declaraciones. Mediante providencia de veintiséis de febrero de dos mil diez (2010) se admite la presente demanda y se ordena correrle traslado a las partes por el término de cinco (5) días. ACTO IMPUGNADO: El acto impugnado lo constituye la Resolución No. 167 del 25 de agosto de 2009, por medio del cual el Ministerio de Comercio e Industrias, resuelve lo siguiente: "PRIMERO: Revocar en todas sus partes la Resolución No. 78 de 15 de abril de 2009, mediante la cual Desestima la denuncia presentada por la sociedad INVERSIONES YIMY, S.A., titular del Aviso de Operación No. 46230-2902-170-2007-29054, el cual ampara el establecimiento comercial denominado PARRILLADA-BAR RESTAURANTE YIMMY, contra la sociedad OCEAN COLOR, S.A., titular del Aviso de Operaciones No. 1253250-1-593738-2008-131956 que ampara el establecimiento comercial denominado LICORES JIMMY, con el objeto de que ésta última cambie la denominación comercial por considerarla similar o igual a la suya, así como su acto Confirmatorio la Resolución No. 133 de 8 de junio de 2009. SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad OCEAN COLOR, S.A. titular del Aviso de Operaciones No. 1253250-1-593738-2008-131956 que ampara el establecimiento comercial denominado LICORES JIMMY, que cambie dicha razón comercial, para lo que tendrá un término no mayor de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente Resolución. TERCERO: ADVERTIR al interesado que una vez notificados de esta Resolución se agota la vía gubernativa.". HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA El licenciado M., apoderado de la demandante OCEAN COLOR, S.A. basa la pretensión en que su representada obtuvo el permiso de operación con el nombre LICORES JIMMY, mientras que la empresa INVERSIONES YIMY, S.A. obtiene el respectivo permiso con el nombre comercial PARRILLADA-BAR-RESTAURANTE YIMMY, por lo cual interpone una denuncia por la confusión que pudiera surgir del parecido de ambas denominaciones comerciales. Señala que para la fecha del 15 de abril de 2009, por medio de la Resolución No. 78, la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, decide "desestimar la denuncia explicada en hechos anteriores" por lo que se anuncia recurso de reconsideración el cual una vez resuelto mantiene en todas su partes la Resolución No. 78 de 15 de abril de 2009. Explica que mediante la resolución impugnada, el Ministro de Comercio e Industrias, revoca la Resolución No.78 de 15 de abril de 2009, que desestimó la denuncia interpuesta por INVERSIONES YIMY, S.A. titular del Aviso de Operación No. 462230-2902-170-2007-29054, el cual ampara el establecimiento comercial denominado PARRILLADA BAR RESTAURANTE YIMMY, contra la sociedad OCEAN COLOR, S.A. titular del permiso de operaciones que ampara el establecimiento comercial LICORES JIMMY, para que ésta última cambiase la denominación comercial por considerarla similar. Por último alega que por instrucciones de la sociedad OCEAN COLOR, S.A., se reserva el nombre de LICORES JIMMY, S.A. en el registro público de Panamá, con lo que se constata que no es un nombre que esté inhabilitado por las autoridades panameñas, salvo por la resolución que ahora es impugnada ante este Tribunal. En ese sentido considera que ha sido violado el artículo 9 de la Ley 5 de 11 de enero de 2007, por cuanto considera que la resolución impugnada confunde el concepto mercado como la simple posesión para la venta de un producto, así como considera que los mercados que amparan sendos nombres son totalmente distintos y el nombre "JIMMY" no puede ser sujeto de apropiación exclusiva por cuanto no ha sido inventado por alguien. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA. Mediante Nota D.M. No. 558-10 de 23 de marzo de 2010, rinde informe explicativo de conducta el señor Ministro de Comercio e Industrias, quien sustenta su actuación indicando que difiere del criterio que emiten las resoluciones impugnadas, en cuanto a que las actividades comerciales que amparan los Avisos de Operaciones en comento se encuentran en mercados distintos, toda vez que de la lectura del artículo 2-A de la Ley 55 de junio de 1973, por la cual se regula el expendio de bebidas alcohólicas, se desprende con meridiana claridad que la actividad comercial es la venta de licor. Así también señala, que el artículo 9 de de la Ley 5 de 2007, lo que pretende evitar, es que el público consumidor entienda que un establecimiento comercial que ejerce una actividad comercial relacionada a la de otro establecimiento comercial, por tener una razón o nombre comercial igual o parecido al otro, tiene el mismo origen empresarial o es propiedad de una misma persona. Por tales motivos, considera que la parte distintiva, en ambas razones comerciales es la palabra JIMMY o YIMMY, que es un hecho notorio y conocido que con esa denominación desde hace más de veinte años se reconoce al establecimiento comercial denominado PARRILLADA-BAR- RESTAURANTE YIMMY, el cual es reconocido por su actividad de expendio de comida y licores, a lo qe debe agregarse que para el artículo 2-A de la Ley 55 de 10 de junio de de 1973, el expendio de bebidas alcohólicas es una sola actividad independientemente de la forma en que se venda licor, por lo que si puede darse confusión entre ambos establecimiento comerciales, sobre todo en cuanto al origen empresarial de las mismas. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN. El señor Procurador de la Administración, actuando en defensa del acto impugnado, emite concepto mediante Vista No. 1199 de 27 de octubre de 2010, en la que manifiesta sus discrepancias con los argumentos de la parte actora indicando que las constancias en el expediente judicial demuestran que el Ministerio de Comercio e Industrias, previo la emisión de la Resolución 176 de 25 de agosto de 2009, valoró todo el caudal probatorio incorporado al expediente administrativo, que incluye elementos tales como el examen de signos impresos en dos tarjetas de presentación o de publicidad que la Dirección General de Comercio Interior obtuvo como producto de la inspección realizada de oficio. De igual forma hace referencia a la sentencia proferida por el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, con fecha de 7 de febrero de 2002, con la que se emite un pronunciamiento judicial en un caso similar. Por último, señala que la normativa que regula el uso de las marcas comerciales establece, que estas no pueden ser utilizadas en caso de presentar elementos idénticos o semejantes a otras registradas a favor de otra persona de conformidad con el artículo 5 del artículo 146 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996. DECISIÓN DE LA SALA. Cumplidos los trámites que a ley corresponden, pasa la Sala a resolver la controversia planteada con base en las siguientes consideraciones. El examen de los elementos de convicción enunciados durante el proceso, evidencia claramente que al demandante no le asiste el derecho por la existencia de un registro anterior respecto al uso del nombre "JIMMY" o Y.". Esta similitud en el uso de nombres de personas y no marcas, pareciera carecer de relevancia para los efectos del registro comercial, no obstante, tal y como se ha venido comprobando en el presente proceso, la similitud en el nombre del establecimiento así como en el tipo de actividades que desarrollan, nos inclinan a considerar que en efecto la incidencia en el uso de nombres similares afectaría comercialmente al registro efectuado con anterioridad por INVERSIONES YIMY, S.A que ampara el establecimiento comercial denominado "PARRILLADA-BAR-RESTAURANTE Y.". En lo relativo al uso de la marca, estimamos conveniente analizar prima facie qué entiende nuestra legislación marcaria por dicho término del argot comercial, en virtud de lo cual es oportuno referirnos al artículo 79 del Decreto Ejecutivo No. 7 de 17 de febrero de 1998, que señala lo siguiente: "Artículo 79: Se considerará uso de una marca de producto, la colocación en el mercado nacional o internacional de los productos, artículos o mercancías designados bajo la misma, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero." Considerando el concepto contenido en la norma transcrita, la prevalencia en el derecho de uso de la marca por cuanto no se trata de un producto fabricado si no una actividad comercial, debe verse en torno al nombre utilizado para el establecimiento y el tipo de actividad que realiza, lo que nos lleva a destacar que los comercios en disputa se dedican a actividades similares como lo es el expendio de bebidas alchólicas y otras afines, bajo un nombre fonéticamente igual. Desde esta perspectiva, debemos inclinarnos hacia el criterio esbozado por el señor Ministro de Comercio e Industria cuando en su informe explicativo aduce el contenido del artículo 27 del Decreto Ejecutivo No. 26 de 12 de julio de 2007, que señala que "se entenderá por nombre o razón comercial sustancialmente similar o parecida aquel o aquella que no distinga un establecimiento comercial de otro en el mercado" (el énfasis es de la Sala), lo que implica un evidente parecido visual y fonético de la razón comercial, por ende el riesgo de confusión que puedan ocasionar en cuanto al origen empresarial del establecimiento, que es precisamente lo que busca evitar y a la vez garantizar el derecho de marcas, que es la de diferenciar ante el mercado la actividad de una empresa con otra desde la imagen y simbología que la representa en el mercado y, que de manera comprobada, incide notablemente en el buen desarrollo de la libre competencia y la protección de la propiedad intelectual. Para mayor comprensión de la incidencia que este tema refleja en el comercio, resulta de importancia destacar que el derecho a la exclusividad de una marca debe entenderse implícito en el concepto de propiedad intelectual en el que la representación gráfica adquiere relevancia ante la atención del consumidor, de ahí que surja como un bien inmaterial que deba ser protegido por el derecho subjetivo. Si bien la demandante pretende probar que el uso de un nombre propio como marca, no puede ser objetado por cuanto no pertenece a un comerciante en particular, en el ámbito comercial el parecido en la imagen visual y la fonética así como en las actividades comerciales que ambas empresas desarrollan, impone la obligación de exigir una diferenciación notable según está dispuesto en la Ley 5 de 2007 y su reglamentación mediante Decreto Ejecutivo No. 26 de 2007. De tal manera que, prevalece la posición externada por el Tercer Tribunal del Primer Distrito Judicial de Libre Competencia, contenida en la sentencia de 7 de febrero de 2002 para resolver una controversia similar, la cual fue citada previamente por el señor Procurador de la Administración al momento de emitir su opinión, que en lo pertinente señala lo siguiente: "Adentrándonos ya al EXAMEN DE LOS SIGNOS EN DISPUTA, advierte esta Superioridad Judicial que la marca acusada como "engañosamente similar", "DOLEX UNIPHARM", está integrada por dos vocablos, resultando, por ende, una marca denominativa compleja. Dicha marca comparte plenamente la denominación que integra el signo de la actora "DOLEX" y le añade la palabra "UNIPHARM", que, como se desprende de autos, invoca el origen empresarial del producto. El término "UNIPHARM", a juicio del Tribunal, carece de la distintividad que usualmente imprimen los vocablos que denotan la procedencia empresarial de determinado producto o servicio, toda vez que dicho origen empresarial, al menos en nuestro medio, no ostenta notoriedad alguna. El término "DOLEX", por su parte, por su simplicidad y originalidad, posee mayor fuerza distintiva a nivel del signo, razón por la cual debe dársele una especial consideración, claro está, sin abandonar la visión global con que debe ser analizada la marca. El cotejo intermarcario de rigor, realizado bajo una visión de conjunto y atendiendo a la rigurosidad que impone este proceso cuando se trata de marcas que amparan productos farmacéuticos, revela que el signo de la recurrente "DOLEX UNIPHARM", en efecto, resulta confusamente similar a los signos de la actora, al presentar identidad fonética, ortográfica, visual y conceptual con respecto a las marcas afectadas "DOLEX" y "DOLEX-NIN". Si bien la demandada, niega tal similitud, argumentando que su marca se distingue de "DOLEX" y de "DOLEX-NIN", al contar con la palabra "UNIPHARM", reitera esta Sede Judicial, que el vocablo "DOLEX" es el que, por su simplicidad, penetra con mayor intensidad en la mente del consumidor, no así el término "UNIPHARM" que, si bien hace alusión a la razón social de su fabricante, no constituye un elemento lo suficientemente diferenciador, por las razones esbozadas ut supra. No podemos soslayar además, que "DOLEX UNIPHARM" pretende amparar un analgésico, producto farmacéutico cuya venta, hasta donde entiende la Sala, no exige la presentación de receta médica y que, por ende, carece de la intervención de un profesional en ciencias farmacéuticas que oriente al consumidor, lo que indiscutiblemente maximiza el riesgo de confusión. En cuanto a los PRODUCTOS QUE PRETENDE AMPARAR EL SIGNO OBJETADO, observa la Sala que lo alegado por la recurrente en el sentido que la solicitud de registro de la marca "DOLEX UNIPHARM" limita su aplicación a "analgésicos" dentro de la clase 5 internacional, carece de fundamento cuando se observa que el certificado de registro extendido para la marca "DOLEX", ampara "productos usados en la medicina, farmacia, veterinaria, higiene, drogas naturales o preparadas, vinos y tónicos medicinales", también en la clase 5 del nomenclador internacional, entre los cuales se encuentran, precisamente, los analgésicos. Aunado a ello, advierte esta Superioridad que la marca "DOLEX", según se desprende de los elementos de convicción que militan a folios 189-190 del proceso, se destina también a amparar analgésicos, lo cual incrementa el riesgo de confusión entre la masa consumidora, al tratarse de productos destinados a un mismo grupo de consumidores, para un mismo fin, a saber, calmar el dolor y, que se comercializan a través de los mismos canales de distribución." Por todo lo antes señalado, es el criterio de esta Superioridad que el acto impugnado fue emitido conforme a derecho, por tanto lo procedente es negar la pretensión de la parte actora y así procede a declararlo. En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE ES LEGAL, la Resolución No.167 del 25 de agosto de 2009, emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias y niega las demás pretensiones presentadas con la demanda interpuesta por el Licenciado JOSÉ ANTONIO MONCADA en representación de OCEAN COLOR, S.A. Notifíquese, EFRÉN CECILIO TELLO CUBILLA VICTOR L. BENAVIDES P. - HARLEY J. MITCHELL D. KATIA ROSAS (Secretaria)