Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala TS de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, 5 de Agosto de 2004

VISTOS:

En virtud del recurso vertical de impugnación interpuesto contra la Sentencia No.9 de 11 de febrero de 2004, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, cursa ante este este Tribunal de Alzada, el expediente que contiene el Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.113141 de 5 de marzo de 2001 de la marca "XAROCID", en la Clase 5 Internacional, instaurado por la sociedad MERRELL PHARMACEUTICALS, INC. contra BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

El fallo impugnado accedió a la pretensión exhibida por la parte actora, negando, consecuentemente, el registro de la marca "XAROCID", en la Clase 5 del Nomenclador Internacional solicitado ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial por la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

El Juzgador Primario, al motivar su decisión, reconoce un mejor derecho en cabeza de la sociedad demandante MERRELL PHARMACEUTICALS, INC., en razón del registro previo de la marca "TARGOCID"× en la República de Panamá. El A Quo tras someter al cotejo el signo impugnado "XAROCID" con el prioritario, llega a la conclusión de que los mismos presentan una marcada similitud en el aspecto fonético, visual y gramatical, sustentada por el hecho de que ambos signos están compuestos por la particula final "CID" y tienen el mismo número de vocales, colocados en la misma posición o ubicación. Expresa el Juzgador que aún cuando la letra "X" en la marca demandada reemplaza la "T" que se observa en la marca de la demandante, ello no representa una diferencia significativa en la pronunciación de ambas marcas.

El fallo impugnado igualmente descarta la especificidad de la marca "XAROCID" como criterio que elimina el riesgo de confusión, señalando que de la solicitud de registro impugnada se observa que los productos que pretende amparar son los mismos para los cuales la demandante tiene registrada su marca.

Inconforme con lo decidido por la primera instancia, la representación judicial de la sociedad demandada, interpuso recurso de apelación, mediante memorial (fs.377), recurso que fue concedido en el efecto suspensivo, tal como se lee en la providencia de 22 de marzo de 2004, emitida por el Juzgado Primario (fs.379).

Ingresado el expediente a esta Sede Jurisdiccional y mediando solicitud de pruebas de segunda instancia formulada por el Licenciado M.E.U.M., apoderado especial sustituto de la sociedad demandada, se procedió a decidir la misma mediante resolución fechada 24 de mayo de 2004 (fs.396-399), contra la cual, vale indicar, se interpuso recurso de reconsideración (fs.401-404).

Decidido el recurso horizontal mediante fallo de 23 de junio de 2004 y una vez ejecutoriada la resolución por la cual se subsana el error de escritura cometido en dicho pronunciamiento judicial (fs.416-418), se le concedió a las partes en litigio el término establecido en el artículo 193 de la Ley de Propiedad Industrial, a los efectos de que sustentaran sus respectivas posiciones de segunda instancia. Esta oportunidad, conforme se desprende del informe secretarial visible a fojas 468 del expediente, fue aprovechada tanto por la apelante como por la opositora, quienes presentaron sendos escritos, los cuales se reseñan a continuación.

POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA-RECURRENTE

La Licenciada NADIA PEDRESCHI DE HALMAN, en representación de la firma forense PEDRESCHI Y PEDRESCHI, apoderados especiales de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, en su escrito de sustentación del recurso (fs.424-446), solicita a esta M. que, previa revocatoria del fallo impugnado, se permita el acceso a la oficina registral de la marca "XAROCID".

La jurista fundamenta su disconformidad con el pronunciamiento de primer nivel señalando que, el cotejo marcario prescindió de las realidades jurídicas fehacientemente probadas. En ese sentido, expresa que el Juez A Quo no consideró el criterio según el cual raíz diferente y terminación descriptiva idéntica, disminuyen las posibilidades de confusión, así como tampoco, el criterio que establece que la diferencia en la sílaba tónica imprime fuerza diferenciadora.

Añade la procuradora judicial de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT que la impresión de conjunto que arrojan las marcas en el plano fonético, gráfico y visual no produce posibilidad de confusión, dadas las características especiales de las consonantes iniciales en la sílaba tónica, ya que la consonante T de TARGOCID produce un sonido inicial fuerte, en tanto que, la consonante inicial X de XAROCID carece de tal fuerza. Respecto a esta consonante, la recurrente alega que la misma posee una fuerza diferenciadora importante, tanto por su grafía como por su infrecuente uso en el idioma español.

La Licenciada PEDRESCHI sostiene también que la desinencia CID infiere un uso específico de los productos distinguidos con la marca XAROCID, ya que la misma es una partícula de uso común descriptiva de un antibiótico. Apunta además que dicha marca ampara un producto inyectable de uso intrahospitalario, que circula en un mercado altamente especializado y controlado, por lo que requiere de personal calificado para su administración y supervisión y de instalaciones igualmente especializadas, situación que, según alega, ha quedado evidenciada en el material probatorio aportado por la parte demandada y, especialmente, por la propia demandante.

Esgrime la letrada que el producto de la demandante es un producto de comercialización restringida por cuanto al ser un antibiótico, sólo puede ser dispensado con la presentación de receta médica, de conformidad al artículo 339 del Decreto 178 de 12 de junio de 2001.

Expresa la recurrente que la marca de la demandante es una marca débil y dicha condición la debilita para oponerse a otra que se le aproxima, cuando el énfasis de la semejanza estriba en el elemento evocativo del cual deviene su condición de marca débil.

Por último, la representación judicial de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT censura la valoración que hace el A Quo de las pruebas aportadas por su representada y reiteradas por la demandante, ya que al referirse a aquéllas relacionadas con el uso específico y además controlado de la marca TARGOCID, le adscribe el carácter de uso específico a la marca de la demandada, señalando que la misma no había limitado el uso a dicho producto, ignorando así el criterio expuesto por este Tribunal Superior en materia de cotejo intermarcario para productos de especialidad farmacéutica.

POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE-OPOSITORA

La firma forense ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, apoderados judiciales de la sociedad MERRELL PHARMACEUTICALS, INC., por intermedio del Licenciado R.C.D.T., se oponen al recurso ensayado por su contraparte (fs. 447-467) y solicitan a esta Sede de Revisión se confirme la sentencia apelada, negando el registro de la marca "XAROCID".

En sustento de su posición, el Licenciado DURLING, tras hacer referencia del mejor derecho de su representada vía el uso y registro previo de la marca "TARGOCID", señala que son hechos evidentes y notorios que no requieren de mayor probanza que los términos TARGOCID y XAROCID son notable, sustancial y engañosamente parecidos, tanto visual como gramatical, fonética y conceptualmente, ya que comparten seis letras o fonemas idénticos, a saber, "A-R-O-C-I-D" y, además, ambos signos amparan productos farmacéuticos, comprendidos en la misma clase 5.

Indica el jurista que las letras o fonemas "A-R-O-C-I-D" constituyen elementos idénticos, comunes a ambas marcas, y que por su ubicación casi idéntica dentro de ambos términos, son los que causarán mayor impacto en la mente del consumidor y los que más...