Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala TS de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, 18 de Noviembre de 2003

VISTOS:

Ha ingresado a esta Segunda Instancia, el Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No. 112654 de la marca "JETSTAR", en Clase 34 Internacional, propuesto por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) contra N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, en virtud de recurso de apelación invocado por la parte actoracontra laSentencia No.48 de 31 de julio de 2003, emitida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que dispone NEGAR la demanda de oposición a la solicitud de registro antes descrita.

1. motivar la decisión judicial recurrida, el operador judicial de la primera instancia, advierte la ausencia de un mejor derecho en la persona del demandante, al no haber acreditado el uso y/o registro de las marcas "STAR", "STARS LIGHT" y "STAR LIGHTS Y DISEÑO", que afirmó en el libelo introductor. Tal situación, expresa el A Quo, excluye la posibilidad de introducirse en labores de cotejo intermarcario, a fin de determinar el parecido entre las marcas.

Por último, concluye el Juez Primario que la marca censurada, no es capaz de afectar, en ninguna forma, derechos adquiridos por terceros, ni presenta indicativos de que incursa en alguna de las prohibiciones absolutas, para el registro de marcas que establece la normativa marcaria, por lo que reconoce el derecho que tiene la demandada, como nacional de un país suscriptor del Convenio de París, a que su marca "JETSTAR" sea depositada y protegida en la República de Panamá, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 quinques del citado convenio.

Mediante providencia fechada 10 de septiembre de 2003 (fs.215), el Tribunal de Primera Instancia concedió el recurso vertical en el efecto suspensivo y, ordenó la remisión de la presente causa a esta Corporación Judicial. Una vez ingresado el expediente a esta esfera y luego de observar las reglas de reparto, se procedió a examinar las constancias procesales, con el ánimo de descartar la concurrencia de acción u omisión, susceptible de acarrear la nulidad de lo actuado en el proceso, tal y como lo ordena el artículo 1151 del Estatuto Procesal.

Al no existir la necesidad de sanear el expediente, esta Colegiatura, mediante proveído de fecha 29 de septiembre de 2003, le concedió a las partes en litis, el término establecido en el artículo 193 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, a efectos de que sustentaran sus respectivas posiciones en esta Segunda Instancia, oportunidad procesal que fue aprovechada por los procuradores judiciales de las partes en litigio.

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE-RECURRENTE

La firma forense ARIAS, FABREGA & FABREGA, apoderada judicial de la sociedad actora, sustentó en tiempo oportuno y por intermedio de la Licenciada M.C.A., el recurso de apelación ensayado en contra de la sentencia que decide la presente causa marcaria (fs.221-230).

En lo medular de su escrito, la jurista sostiene que, el fundamento legal para resolver a quién corresponde el derecho preferencial sobre una marca, en caso de disputa, se encuentra en el artículo 97 de la Ley 35 de 1996. En ese sentido, alega que ninguna de las partes presentó pruebas que permitan determinar si las marcas en conflicto, se encuentran real y efectivamente en uso en el comercio, de conformidad a la definición de uso de las marcas contemplada en la Ley 35 de 1996, e interpretada por la jurisprudencia de este Tribunal Superior, por lo que se debe descartar la regla prevista en el numeral 1 del artículo 97.

Apunta la Licenciada ARROYO que, la norma aplicable a efectos de dirimir la controversia, es el numeral 2 del artículo 97 de la Ley 35 de 1996, que dispone que el mejor derecho o el derecho preferencial con respecto a las marcas en disputa, corresponde a la parte que solicitó primero el registro de su marca, en nuestro país. En ese sentido, señala que la demandante ha solicitado el registro de su marca "STAR LIGHTS", en nuestro país, con anterioridad a la fecha de presentación de la Solicitud de Registro impugnada No. 112654 de la marca "JETSTAR" y que, por tanto, la marca "STAR LIGHTS" de la demandante, en Clase 34, goza de protección legal previa en Panamá.

Expresa la recurrente que, la plena prueba de estos hechos surge de la mera verificación de las fechas de las solicitudes de registro de las marcas en conflicto, que han sido incorporadas en el expediente y, que demuestran que la solicitud de registro panameño No. 105760 de la marca "STAR LIGHTS" de la actora, se presentó el día 28 de febrero de 2000 y, por ende, se encontraba ya en trámite de registro, cuando la demandada procedió a presentar la solicitud de registro No. 112654 de la marca "JETSTAR", en fecha 31 de enero de 2001, casi un año después.

Puntualiza además la representación judicial de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, que las marcas en pugna son notable y sustancialmente parecidas, en todos sus aspectos y desde todo punto de referencia, tanto visual como gramatical, fonética y conceptualmente, ya que ambas comparten el término idéntico "STAR" y, además, amparan productos de tabaco que son también idénticos y parecidos, comprendidos en la misma Clase 34, por lo que el consumidor estaría expuesto a graves riesgos de confusión.

ARGUMENTOS DE LA DEMANDADA-OPOSITORA

La Licenciada M.D.M.P., apoderada judicial de la sociedad N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, manifestó su oposición al recurso formulado contra el fallo de grado (fs.231-239), señalando que la demandada no ha probado la existencia de mejor derecho sobre su marca "STAR LIGHTS Y DISEÑO", ante la falta absoluta del uso de la misma y la inexistencia de registros anteriores a los de la demandada.

Expresa la jurista que la marca "STAR LIGHTS Y DISEÑO", en la que la demandante basa su pretensión, además de no contar con un registro otorgado en país alguno del mundo, incluyendo Panamá, ha sido objeto de una decisión que impide su acceso al Registro de la Propiedad Industrial, contenida en fallo de 9 de julio de 2002 proferido por el Tercer Tribunal Superior de...