Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala TS de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, 19 de Enero de 2004

Ponente:María Eugenia López Arias
Fecha de Resolución:19 de Enero de 2004
Emisor:Sala TS de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor
 

VISTOS:

Ha ingresado a este Tribunal Superior, en grado de apelación, el Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.117864 de la marca "SINTAP" para la Clase 5, instaurado por la sociedad MERCK KgaA contra LABORATORIO M.L..

La Sentencia Nº 70 de 15 de octubre de 2003, le puso fin a la primera instancia y, en su parte resolutiva dispuso NO ACCEDER a lo peticionado por la parte actora, ordenando así, la continuación del trámite de registro de la marca impugnada (fs.152-161).

La Juez A Quo, al motivar su decisión, reconoce la semejanza que guardan las denominaciones "SINTAP" y "SINTRAX" en cuanto a la raíz, sin embargo, añade que conforme a lo probado en el proceso, dicha raíz es de uso común y repetido en marcas registradas y en trámite de registro, para distinguir en el mercado productos de la clase 5, por lo que no es idónea para fundamentar la existencia de similitud confusionista.

Sostiene la Juzgadora Primaria que, "la desinencia "TRAX" en la marca de la demandante tiene una fuerte pronunciación que se acentúa por la presencia de las letras "r" y "x"" (fs.160), que hace que la misma contraste enérgicamente frente a la desinencia "TAP", presente en la marca de la demandada, de ahí que concluya que la similitud encontrada entre los signos en pugna no resulta grave y cede ante las diferencias encontradas, aún cuando ambas marcas estarían llamadas a distinguir en el mercado productos de la clase 5 internacional.

Finalmente, expresa la Juzgadora de Grado que el "riesgo de confusión tampoco existiría, aún cuando las dos sean utilizadas para fabricar y comercializar una preparación farmacéutica para el tratamiento de osteoporosis", ya que en ese caso, "el medicamento será proporcionado al consumidor por personal capacitado y con conocimientos científicos, previa la expedición de una receta por un facultativo" (fs.160).

Inconforme con la decisión judicial antes reseñada, la representación judicial de la demandante la impugnó al momento de la notaficación, tal y como consta a fojas 161 (reverso) del expediente, razón por la cual, el Tribunal de la Causa procedió a conceder el recurso en el efecto suspensivo, ordenando, consecuentemente, la remisión del presente proceso a este Tribunal de Alzada (fs.162).

Ingresado el expediente a este Tribunal Superior y observadas las reglas de reparto, se realizó una prolija revisión de las constancias procesales, en estricta observancia a lo señalado en el artículo 1151 del Código Judicial. Al no advertirse acción u omisión susceptible de acarrear la nulidad del proceso, se le concedió a las partes en litis el término de Ley para que sustentaran sus respectivas posiciones en esta Segunda Instancia, oportunidad que aprovechó únicamente la parte recurrente, conforme se aprecia a fojas 169 a 181 del expediente y, cuya parte medular procedemos a reseñar, como preámbulo al análisis de la causa.

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE-RECURRENTE

Los procuradores judiciales de la sociedad MERCK KGaA, la firma forense ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, por intermedio de la Licenciada MARÍA CAROLINA ARROYO, solicita a esta Superioridad Judicial revocar en todas sus partes el fallo de primer nivel y, en consecuencia, negar el registro de la marca "SINTAP", impugnada a través de la presente acción. Subsidiariamente solicita la recurrente que se revoque parcialmente la sentencia impugnada, a fin de que exonere a su representada del pago de todo tipo de costas, en virtud de su evidente y manifiesta buena fe.

Tras reiterar el mejor derecho que le asiste a su representada, expresa la apoderada judicial que son "hechos evidentes y notorios que no requieren de mayores probanzas, que los términos "SINTRAX" y "SINTAP" son notable y sustancialmente parecidos" (fs.171), tanto visual como gramatical, fonetica y conceptualmente, ya que comparten cinco letras o fonemas distintos (S-I-N-T-A) y además ambos amparan productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5.

Enfatiza la jurista que "las letras o fonemas "S-I-N-T-A" constituyen elementos idénticos, comunes a ambas marcas y, que por su ubicación también idéntica, al inicio de ambos términos, son los que causarán mayor impacto en la mente del consumidor y los que fácilmente reconocerá o recordará el consumidor, por lo que representan el foco central y más significativo de riesgo de confusión (fs.172).

La Licenciada ARROYO indica además que "la demandada no ha aportado material probatorio de ningún tipo, que demuestre que su marca ampare productos específicos o especializados que pudieran ser diferenciables de aquellos de su representada, de forma que fuera factible que dichas marcas coexistieran en el mercado sin riesgo de confusión o engaño para el público consumidor" (fs.172).

Esgrime la recurrente que si bien "la demandada ha aducido que existen otras marcas solicitadas, registradas o usadas en Panamá, que llevan el prefijo "SIN", tales como "SINUTAB" y "SINGAB", con el fin de restar fuerza distintiva a la marca de su representada" (fs.172), existen muchas más diferencias entre estas marcas y la marca "SINTRAX", ya que los componentes comunes o idénticos (SINTA) son "... a todas luces, más numerosos y mucho más relevantes" que los elementos diferentes entre ellas (RX y P), por lo que "sus semejanzas sobrepasan con creces sus diferencias".

Añade la representación judicial de MERCK KGaA que "la demandada no ha probado que el alegado prefijo "SIN" tenga algún significado particular, en relación con los productos amparados por las marcas "SINTRAX" y "SINTRAP" ni que dicho prefijo corresponda o haga referencia a la composición química o a otras propiedades de dichos productos, por lo cual el referido argumento del prefijo o raíz común es totalmente inconducente y, por ende, no es válido ni aplicable" al presente caso (fs.172).

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Habiendo reseñado los puntos medulares tratados por la sentencia impugnada, así como también, el alegato rendido ante esta Segunda Instancia por la recurrente, se procede a decidir el recurso, no sin antes, pasar revista a los elementos de convicción aportados por las partes.

Primeramente, advierte este Tribunal Superior que se encuentra plenamente acreditada la legitimidad pasiva de la sociedad LABORATORIOS MAVER, LTDA. en el presente litigio, a través de copia debidamente autenticada por la DIGERPI de la Solicitud de Registro No. 117864 de 26 de octubre de 2001 de la marca "SINTAP" para amparar productos en la Clase 5 Internacional (fs.130) y de la página 92 del Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial No.118 (BORPI) en la que se reseña la referida solicitud (fs.131). La actora aporta además copia autenticada por la entidad registral del Certificado de Registro No. 112503 01 de 18 de enero de 2001 de la marca "SINTRAX" para distinguir en la Clase 5 Internacional "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la osteoporosis" (fs.132).

En cuanto a los títulos registrales aportados por la sociedad MERCK KgaA, observa esta Superioridad Judicial que el Certificado de Registro de la marca "SINTRAX" por ella obtenido en la República Federativa del Brasil (fs.45), al igual que el obtenido por la actora en Argentina (fs,39-42), Costa Rica (fs.49-50), Cuba (fs.53-54), Guatemala (fs.57-58), Honduras (fs.62-63), Nicaragua (fs.66) y República Dominicana (fs.69), carecen de todo valor probatorio, toda vez que aparecen autenticados por un Notario que ejerce sus funciones en un país distinto a aquéllos en los que dichos documentos han sido extendidos, situación que le impide dar fe de su contenido. Esta posición, cabe indicar, ha sido sostenida por esta Corporación Judicial en reiterados fallos (cfr. Fallo de 8 de febrero de 2000 dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro de la marca "SKYLAND Y DISEÑO", propuesto por THE TIMBERLAND COMPANY contra FOOTWEAR ALA-R.C.A.); Fallo de 7 de febrero de 2002 dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro de la marca "DOLEX UNIPHARM" propuesto por SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA, S.A. contra UNIPHARM (PANAMA), S.A. y UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA) y, se compadece con lo normado en los artículos 658 y 833 del Código Judicial, de los cuales se desprende la necesidad de que los documentos provenientes del extranjero requieren ser autenticados por la autoridad competente del país de origen del documento.

Por otro lado, la sociedad demandada, LABORATORIOS MAVER, LTDA. mediante copia debidamente legalizada de los respectivos certificados de registro, probó ser la legítima titular de las marcas "SINTAP" (Certificado de Registro No.0121462 de 15 de septiembre de 2001) (fs.134) y "SINTAP 2"(Certificado de Registro No. 0121460 de 15 de septiembre de 2001) (fs.135) en República Dominicana y de la marca "SINTAP" (Certificado de Registro No. 333449 de 9 de enero de 2002) (fs.136) en la República Oriental de Uruguay. Igualmente, acreditó haber solicitado ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), el registro de los signos "ANALGÉSICO TAPSIN MAVER" (Solicitud No.124356 de 25 de noviembre de 2002) (fs.106) y "LIMONADA CALIENTE TAPSIN MAVER" (Solicitud No.124355 de 25 de noviembre de 2002) (fs.108), respecto a los cuales, conforme a certificaciones expedidas por la referida entidad registral (fs.107 y reverso y 109 y reverso, respectivamente), no se ha interpuesto demanda de oposición. Este aspecto, vale indicar, es además probado por la demandante mediante Informe de Oposiciones del Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial No. 127, consultable a folios 110 a 114 del expediente.

La representación judicial de LABORATORIO MAVER, LTDA. aporta además al proceso, certificación expedida por la DIGERPI de las marcas solicitadas y registradas en la Clase 5 Internacional que llevan el prefijo "SIN" (fs.115-116), así como también, copia cotejada por Notario Público del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PLM Edición No. 32 CAD 2001 de la Editorial Thompson-Healthcare, en donde se aprecian distintas marcas de productos farmacéuticos que exhiben el citado prefijo (fs.117-122). Finalmente, la parte demandada anexa al proceso, volante relativa al producto farmacéutico "SINUTAB" (fs.123).

Descrito el material probatorio anexado al proceso, observa esta Sede Jurisdiccional que la demandante, al aportar el Certificado de Registro Panameño No. 112503 01 de 18 de enero de 2001 de la marca "SINTRAX"(fs.132), ha acreditado ese mejor derecho que exige nuestra legislación de propiedad industrial, a los efectos de oponerse a la solicitud de registro de una marca (art. 77 Dec. E.. No. 7 de 17 de febrero de 1998), habida cuenta que registra una fecha anterior a aquella en la que fue presentada la solicitud impugnada. Si bien sostiene la Juez A Quo que el citado mejor derecho de la actora deviene del Certificado de Registro de la marca "SINTRAX" obtenido en la República Federativa del Brasil (fs.45), reitera esta Sala de Decisión las consideraciones vertidas en líneas anteriores, en cuanto a la validez probatoria de este documento.

Cumplidas pues las exigencias establecidas por el legislador al demandante, procede esta Sala de Decisión a abordar los puntos de la censura que recaen básicamente en el cotejo intermarcario propio de estos procesos.

Inicialmente destaca esta C. el hecho de que los signos en contraposición presentan idéntica naturaleza, al ser ambos puramente denominativos, situación que, sin dudarlo, simplifica el cotejo intermarcario que estará inspirado en una visión de conjunto, en todo momento alejada de la segmentación del signo, emulando así la impresión que de la marca ha de tener el consumidor, sujeto cuya confusión directa o indirecta procura impedir la causal de prohibición invocada por la demandante (Art. 91, numeral 9 de la Ley 35 de 1996).

Luego de un análisis sucesivo de las marcas "SINTRAX" (marca prioritaria) y "SINTAP" (marca impugnada), observa esta M. que las mismas ciertamente presentan identidad respecto a sus cuatro primeros fonémas "SINT". Este hecho, que bajo una óptica simplista puede ser visto como detonante de una similitud confusionista en el plano gramatical, visual y fonético, dada la breve extensión de los signos en controversia y la facilidad con que comúnmente quedan grabados auditivamente, debe ser analizado con particular cuidado por el juzgador. Así lo señalan los T.L.E.B. y G.C. DE LAS CUEVAS, cuando en su obra "Derecho de Marcas" se ocupan de aquellos casos en los que las sílabas iniciales de las marcas en cotejo son idénticas o muy similares.

Cuando las sílabas iniciales son idénticas o muy similares, deben distinguirse dos hipótesis: aquella en que tales partículas tienen poder distintivo, es decir no son necesarias, descriptivas, ni demasiado transparentemente evocativas del producto marcado, y aquella en que, al contrario, las mismas son descriptivas o de uso común o necesario en la clase...

Más adelante, los citados autores sostienen:

"..cuando las sílabas iniciales son idénticas o muy similares, ello es factor preponderante de confusión. En estos casos, la desinencia debe ser preponderantemente diferente" para que no quepa posibilidad de confusión entre las marcas...

Sin embargo, ello sólo es así cuando la propia raíz tiene poder distintivo, y no cuando es de uso general o necesario; hablar de confusión en este caso por la sola presencia del radical común en ambos signo sería conceder un privilegio que no está dentro del espíritu de la Ley."(BERTONE, E. y G.C. de las Cuevas. Tratado de Derecho de Marcas. Tomo II. Editorial Heliasta, S.R.L., 1989, pág.49)

Como vemos, determinar el uso común de la sílaba inicial de las marcas en disputa, resulta un aspecto de trascendental importancia a los efectos de resolver la controversia marcaria en ciernes, máxime si consideramos que una de las reglas ejes del cotejo intermarcario sugiere la similitud confusionista cuando existe identidad de raíz. Siendo que el fallo de grado es objetado por la recurrente, entre otras cosas, porque establece el uso común de la raíz "SIN", en productos de la Clase 5 Internacional, estima la Sala necesario precisar, en primera instancia, qué debe entenderse por una raíz de uso común.

Sostiene la doctrina mayoritaria que el uso común de una raíz - como su nombre lo indica - deviene de su utilización por parte de distintos agentes económicos, sea por su alto contenido evocativo, o bien, porque hace más atractiva la marca. A partir de esta conceptualización, queda claro que, para que una raíz llegue a ser considerada de uso común, no es necesario que la misma sea evocativa, ni que ostente - como erróneamente sostiene la recurrente -, un significado particular relacionado a la composición o propiedades de los productos, ya que puede darse el caso que tal condición le llegue como consecuencia de su carácter llamativo.

Hecha esta aclaración, surge entonces la necesidad de determinar cuántos agentes económicos deben hacer uso de la raíz para que la misma se repute de uso común. Sobre este particular, es propicio citar al autor argentino J.O. quien responde a esta interrogante de la siguiente manera:

"No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una determinada partícula para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado." (OTAMENDI, J.. Derecho de Marcas. Editorial A.P.. Cuarta Edición Actualizada y Ampliada. Buenos Aires, 2002. pág.190-191)

Ha señalado con anterioridad esta Sala de Decisión, (Fallo de 18 de junio de 2002 dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro de la marca "ANEXYL" propuesto por SANOFI-SYNTHELABO contra HEALTHCO LIMITED), que la cifra señalada por tan connotado autor, debe ser observada con cautela, máxime tratándose de una clase tan prolífica como lo es aquélla en la que se pretende el registro, en la que seis registros de titulares distintos no son suficientes para sustentar el uso común de una raíz. En consecuencia y, a efectos de lograr una cifra de registros significativa, el juzgador deberá confrontarla con la naturaleza de los productos amparados por la clase.

Con esto en mente y a partir del estudio de los elementos de convicción válidamente aportados al proceso, específicamente, de la certificación expedida por la DIGERPI que corre de fojas 115 y reverso a 116, concluye la Sala que el prefijo "SIN" puede considerarse de uso común, toda vez que existen un número significativo de marcas en la Clase 5 Internacional (34), registradas por sociedades distintas a la demandante (29, para ser específicos) que lo exhiben. Esta conclusión se ve respaldada, pero en menor medida, por las copias notariadas de la páginas 819 a 823 del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PLM Edición No. 32 CAD 2001 de la Editorial Thompson-Healthcare(fs.117-122), siendo que en dicho léxico sólo se reseña la existencia - no así el registro en la República de Panamá que, para los efectos resulta medular - de productos farmacéuticos que exhiben la raíz "SIN", elaborados por fabricantes distintos a la sociedad demandante, MERCK KGaA (9). Ante estos hechos, quedan desvirtuadas las alegaciones dirigidas por la recurrente a censurar el juicio de la A Quo en cuanto al uso común del prefijo "SIN".

Retomando el cotejo intermarcario y consecuentes con el criterio ampliamente aceptado en Doctrina que sugiere, en estos casos, acudir al resto de los elementos integrantes de la marca para resolver el problema de la confundibilidad, observa esta Sala de Decisión que la desinencia presente en uno y otro signo "TRAX" y "TAP", comparten - en distinta ubicación - dos fonemas, que juegan un papel destacado en su percepción gramatical, visual y fonético, y que aproxima a los signos en pugna.

Advierte la Sala que la sentencia recurrida concede importancia a la concurrencia de las consonantes "R" y "X" en el signo prioritario, a los efectos de negar la similitud con el signo pretendido, no obstante, considera esta Segunda Instancia que las citadas consonantes, si bien imprimen una sutil diferencia en el ámbito fonético entre los signos en litis, no atenúan los fuertes visos de similitud existentes tanto en el aspecto ortográfico como en el visual, que encuentran sustento en la identidad de secuencia de vocales y de longitud (dos sílabas). Este último aspecto, a juicio de este Tribunal, es de particular importancia por cuanto la brevedad que caracteriza a la desinencia de la marca objetada, aunada al hecho de que la misma comparte dos letras con la desinencia de la marca prioritaria, permite concluir que la demandada carece de distintividad, al no separarse de los signos registrados que exhiben la raíz común. Y es que el hecho de que se pueda compartir una raíz común no puede, bajo ninguna óptica, servir de pretexto para acercarse demasiado a una marca ya posicionada en el mercado.

La similitud advertida por el Tribunal, cabe indicar, se ve agravada por la identidad de productos que una y otra marca pretende amparar en el mercado (Clase 5). En este sentido, no comparte esta Corporación Judicial, el criterio elaborado por la Juzgadora Primaria, que ve en la especificidad del producto que pretende amparar la demandante con la marca "SINTRAX" - preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de osteoporosis -, un elemento que enervaría una eventual confusión ya que no se puede soslayar que la demandada pretende con la marca "SINTAP", amparar la totalidad de productos de la Clase 5 Internacional, por lo que existiría la posibilidad real de confusión, de decidir la demandada incursionar en esta gama de productos especializados. Y es que, aún cuando la Juez A Quo destaca el hecho de que las preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de osteoporosis, por la propia naturaleza de la patología, serían, en todo caso, vendidos bajo receta médica, es el criterio de la Sala que este aspecto - de gran connotación en los procesos de oposición protagonizados por marcas destinadas a amparar productos en la Clase 5 del Nomenclador Internacional - debe estar sometido sin excepción a los rigores de la prueba, no siéndole dable al Juzgador colegir sobre la necesidad o no de receta médica para la venta del fármaco, a partir de la patología para cuyo tratamiento o cura se destine, tal y como sucede en la presente causa, en la que no existe constancia probatoria alguna que prohije tal conclusión.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que, aún cuando se han suscitado intensos debates a nivel Doctrinal en torno a la importancia que tiene la venta por receta médica de un medicamento para los efectos de alejar el riesgo de confusión en el consumidor, hoy por hoy, autores como J.O., sostienen que este criterio jurisprudencialmente ha perdido vigencia y defienden la tesis de que el cotejo de marcas destinadas a amparar productos farmacéuticos debe ser riguroso, medie o no receta médica. El Jurista argentino expresa lo siguiente:

"Si bien en un caso se reafirmó que debía aplicarse un criterio de "prudente razonabilidad", y en otro caso se dijo que "no hay elementos de juicio bastantes como para justificar, en el caso, la adopción de un criterio riguroso", los fallos dictados hasta el presente insisten en que en este tipo de conflictos, no hay por qué atenuar el rigor del cotejo, se trate de productos que han de ser vendidos con o sin receta."(OTAMENDI, J.. Derecho de Marcas Cit. pág.189)

Configurado pues el riesgo de confusión proscrito por nuestra Ley de Propiedad Industrial en su artículo 91, numeral 9, debe este Tribunal Superior revocar el fallo de grado y emitir en su lugar un fallo contrario al demandado, denegando el acceso a la oficina registral del signo impugnado.

En lo atinente a las costas, esta Colegiatura es de la opinión que la parte demandada, a lo largo del proceso, no ha incurrido en un ejercicio abusivo del derecho de litigar, antes bien, ha desplegado una esmerada defensa de sus derechos de propiedad industrial, alejada de todo viso de mala fe, lo que la hace merecedora de la exoneración de las costas en ambas instancia, conforme lo permite el artículo 1071 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia No.70 de 15 de octubre de 2003, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá y, en consecuencia, ORDENADENEGAR el registro de la marca "SINTAP" solicitada por la sociedad LABORATORIO MAVER, LTDA. elevada ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, mediante solicitud No. 117864 de 26 de octubre de 2001.

Se EXONERA a la parte recurrente de las costas de primera y segunda instancia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Notifíquese Y CUMPLASE,

(fdo.) M.E.L.A.

(fdo.) A.P.V.

(fdo.) ANA MARY MOJICA

MOJICA

Secretaria