Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala TS de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, 27 de Abril de 2004

Ponente:María Eugenia López Arias
Fecha de Resolución:27 de Abril de 2004
Emisor:Sala TS de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor
 

VISTOS:

Ha ingresado a esta Segunda Instancia, el Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No. 119660 de la marca "EPAXIM", en Clase 5 Internacional, propuesto por la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY LLC contra NOVARTIS AG en virtud de recurso de apelación invocado por la representación judicial de la parte demandada,contra laSentencia No.9 de 5 de febrero de 2004, emitida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, que dispone acceder a la pretensión exhibida en el proceso por la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY LLC y, en consecuencia, niega el registro de la marca "EPAXIM", formulada ante la oficina registral por NOVATIS AG, para distinguir productos en la Clase 5 Internacional (fs.174-183).

  1. motivar la referida decisión judicial, la operadora judicial de primer nivel, luego de reconocer a la actora el derecho de oponerse a la solicitud de registro ensayada por NOVARTIS AG, en razón del registro previo de la marca "EPAMIN" para distinguir productos en la Clase 5, concluye que entre ésta y la marca pretendida "EPAXIM", existe similitud desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, ya que las mismas presentan identidad en cinco de las seis letras que la componen. Destaca además la Juez Primaria el orden que guardan las vocales en una y otra marca (E, A, I), la insuficiente carga diferenciadora de la letra x - ajena a la marca de la opositora-, la identidad de la primera consonante y la similar pronunciación que guardan los signos en su última consonante (N y M).

    Señala además la A Quo que, si bien ambas marcas pretenden amparar productos bien específicos, preparación para el tratamiento de condiciones espasmódicas y convulsivas ("EPAMIN") y preparaciones para el uso en el campo de la oncología ("EPAXIM"), tales especificaciones no desvirtúan el parecido confusionista de los signos y el riesgo que origina su coexistencia.

    Mediante providencia fechada 17 de febrero de 2004, el Tribunal de Primera Instancia concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y ordenó la remisión de la presente causa a esta Corporación Judicial, a fin de que se surtiera la alzada. Ingresado el expediente a esta esfera y luego de observar las reglas de reparto, se procedió a realizar un atento examen las constancias procesales con el ánimo de descartar la concurrencia de cualquiera acción u omisión, susceptible de acarrear la nulidad de lo actuado en el proceso, tal y como lo impone el artículo 1151 del Estatuto Procesal.

  2. no existir la necesidad de sanear el expediente, esta Colegiatura, mediante providencia de fecha 11 de marzo de 2004, le concedió a las partes en litis el término establecido en el artículo 193 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, a efectos de que sustentaran sus respectivas posiciones de Segunda Instancia, oportunidad procesal que fue aprovechada a plenitud por los procuradores judiciales de las partes en litigio.

    POSICIÓN DE LA DEMANDADA-RECURRENTE

    La firma forense JIMÉNEZ, MOLINO & MORENO, apoderados judiciales de la sociedad NOVARTIS AG, por intermedio del Licenciado EDWIN MOLINO, sustentaron en tiempo oportuno el recurso de apelación ensayado en contra de la Sentencia que decide la presente causa marcaria (fs.191-194), manifestando su disconformidad con el fallo de grado ya que el mismo no consideró que las marcas coexisten en el mercado internacional, sin haber causado confusión en el público consumidor, ni tampoco que los productos protegidos por ambas marcas están destinados al tratamiento de enfermedades muy disímiles y que ambas, requerirían prescripción médica para poder ser despachas al consumidor final.

    En torno a la coexistencia de las marcas en litis en otros mercados, esgrime el Licenciado MOLINO GARCÍA que se ha demostrado en el proceso, a través de los certificados de registros de dichas marcas expedidos en México y los Estados Unidos, que las mismas coexisten en esos países, así como también, en los mercados comprendidos dentro del NAFTA y la Unión Europea, esto último, en virtud de que se demostró la titularidad de la marca impugnada en Suiza y WARNER-LAMBERT COMPANY, alega tener registrada su marca en este continente.

    Censura además el recurrente el hecho de que la sentencia impugnada, no considerara que los productos protegidos por ambas marcas están destinados al tratamiento de enfermedades muy disímiles, como lo es la epilepsia, en el caso de la marca "EPAMIN" y el tratamiento del cáncer, en el caso de la marca "EPAXIM". Tal situación, a juicio del letrado, revela que los mismas no son de libre acceso del consumidor y sólo pueden ser adquiridos mediante una receta médica y el posterior despacho de un farmaceuta idóneo. Aunado a ello, sostiene que la posible confusión entre los medicamentos sería prácticamente nula, ya que, por un lado, la especialidad de los doctores que las recetan son tan disímiles que impide la confusión del farmaceuta y, por el otro, las características del tratamiento de una y otra enfermedad, son muy distintas.

    El Jurista deja sentado además su discrepancia en cuanto a la similitud advertida por la A Quo, por cuanto desestima la diferencia que en su última sílaba guardan ambos signos. En ese sentido, sostiene que las similitudes entre "MIN" y "XIM" son substanciales, situación que revela que las marcas en su conjunto, sólo presentan similitud en su parte genérica respecto a la marca de la demandante, el sufijo "EPA".

    POSICIÓN DE LA DEMANDANTE-OPOSITORA

    La firma forense DURLING & DURLING, apoderados judiciales de la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY LLC por intermedio de la Licenciada LINNETTE AVILA, manifestó su oposición al recurso formulado por la parte demandada (fs.195-199), reiterando los cargos de similitud confusionista establecidos en el fallo de grado con relación a los signos "EPAMIN" y "EPAXIM".

    Sostiene la letrada que de permitirse el registro de la marca impugnada, el consumidor podría verse confundido con el uso de marcas tan idénticas. Expone que aún cuando la demandada alega que la marca "EPAXIM" se encuentra limitada a productos farmacéuticos específicos, esto no le da suficiente distintividad para coexistir, por cuanto la marca "EPAMIN" de su representada comprende productos farmacéuticos en la Clase 5 Internacional, existiendo la posibilidad de que se incluyan los productos que pretende amparar la marca impugnada bajo la aplicación de registro No. 119660. Aunado a ello, la representación judicial de WARNER LAMBERT-COMPANY LLC anota que la limitación de la lista de productos amparados por dicha aplicación, ocurrió en fecha posterior a la de la iniciación del trámite de oposición, pretendiendo, a través de una decisión judicial, limitar los productos a que tiene derecho amparar su representada.

    La Licenciada AVILA refuta igualmente la tesis de su contraparte, cuando señala que el hecho de que para la adquisición del medicamento "EPAXIM" se deba recurrir a un farmacéutico, evita que se cometan errores.

    CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA

    Reseñado el fallo impugnado, así como también, las alegaciones de segunda instancia de las partes en litis, procede esta M. a decidir el recurso de apelación, en virtud de la competencia privativa y exclusiva que, para los efectos de resolver en segunda instancia los procesos relativos a la propiedad industrial, le confiere el artículo 143 de la Ley 29 de 1º de febrero de 1996. Antes de adentrarnos al análisis de la censura, estima esta Sala de Decisión imperante repasar los elementos de convicción aportados por las sociedades en disputa, cuya existencia y representación legal resulta de los documentos visibles a fojas 50 a 63, en el caso de la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY LLC (antes denominada, WARNER-LAMBERT COMPANY) y, a fojas 26 a 29, en el caso de NOVARTIS AG.

    La sociedad demandante aporta al proceso copia debidamente autenticada por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, de la Solicitud de Registro No. 119660 de 25 de febrero de 2002 de la marca "EPAXIM" para amparar "Preparaciones Farmacéuticas" en la Clase 5 Internacional (fs.116), así como también, de la página 85 del Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BORPI) No. 120 de 28 de octubre de 2002, en la que aparece publicada la referida solicitud de registro (fs.120). Vale indicar aquí que, a instancia de la parte demandada, reposa en autos hoja de petición presentada ante la DIGERPI el 19 de marzo de 2003, por la que se limita la solicitud de registro impugnada a amparar en la Clase 5 Internacional, "Preparaciones Farmacéuticas para el uso en el campo de la oncología" (fs.149 y vta.)

    WARNER-LAMBERT COMPANY LLC aporta además copia autenticada por la DIGERPI del Certificado de Registro Básico Estadounidense No. 372,521 de 31 de octubre de 1939 de la marca "EPAMIN", para distinguir productos en la Clase 5 Internacional, expedido a nombre de la sociedad PARKE-DAVIS & COMPANY, acompañada de su traducción al español (fs.111-113, trad. fs.114-115). Dicho registro, como se puede apreciar a fojas 153 a 157 del expediente, no fue renovado, razón por la cual carece de trascendencia a los efectos de decidir el presente conflicto marcario.

    Siguiendo con la descripción de las pruebas aportadas, tenemos que consta en el expediente copia autenticada por la entidad registral del Certificado de Registro Panameño No. 4026 de 24 de marzo de 1954 de la marca de fábrica "EPAMIN" para amparar y distinguir en el comercio "Una preparación para el tratamiento de condiciones espasmódicas y convulsivas" y que se ve acompañada de los Resueltos No. 27.106 y 27.105, ambos de 17 de febrero de 1984 (fs.121-122) y No. 8601 de 30 de octubre de 1995 (fs.124), que dan fe de la contínua renovación del citado registro y de su titular, WARNER-LAMBERT COMPANY, ahora WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, según se desprende de la hoja de petición presentada ante la DIGERPI (fs.125).

    La sociedad demandante aportó material publicitario de la marca "EPAMIN" (fs.126-129), empero - como bien lo señaló la A Quo - el mismo no da fe del uso de la marca por parte de la demandante, WARNER-LAMBERT COMPANY LLC. Se aprecia también copia debidamente autenticada por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, de la sentencia No. 25 de 14 de marzo de 2001 dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No. 102996 de 28 de septiembre de 1999 de la marca "EXAMIN" interpuesto por HEALTCO LIMITED contra WARNER-LAMERT COMPANY (fs.130-137); asimismo, consta la sentencia de 12 de septiembre de 2001, proferida por este Tribunal que decide en segunda instancia, el proceso en mención (fs.138-145).

    NOVARTIS AG, incorpora al expediente copia autenticada por Notario de la obra "VADEMÉCUM FARMACÉUTICO 2001", específicamente, de la página que alude a las indicaciones y uso del fármaco "EPAMIN" (fs.146-147). Aporta también copias debidamente legalizadas de certificados de registro que la acreditan como la legítima titular de la marca "EPAXIM" en los Estados Unidos Mexicanos (Certificado de Registro No.739286 de 22 de febrero de 2002) (fs.148), y en la Confederación Suiza (Certificado No.01633/2002 de 22 de febrero de 2002) (fs.168-172, trad. fs.173). Igualmente, aporta copia apostillada del Certificado de Registro Estadounidense No.372,521 de 31 de octubre de 1939 de la marca "EPAMIN" a nombre de la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY (fs.153-155, trad. fs.156-157), así como también, de los registros a la aplicación de registro 78/112,562 de 5 de marzo de 2002 presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos por la sociedad NOVARTIS AG (fs.158-164, trad. fs.165-167).

    De los elementos de convicción que militan en el expediente, resulta claramente el mejor derecho de la sociedad demandante WARNER-LAMBERT COMPANY LLC para oponerse a la solicitud de registro de la marca "EPAXIM", al ser la legítima titular de la marca "EPAMIN" (Clase 5 Internacional) en la República de Panamá, cuyo registro se remonta al 24 de marzo de 1954.

    Corroborado el mejor derecho que exige nuestra legislación de propiedad industrial en cabeza de la parte demandante, corresponde a esta Sala de Decisión adentrarse al cotejo de los signos denominativos en controversia, bajo una visión de conjunto, esto es, alejada de la segmentación del signo y, atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias que éstos observen, tal y como lo sugiere la Doctrina.

    Tras el análisis sucesivo de las marcas "EPAMIN" (marca prioritaria) y "EPAXIM" (marca impugnada), advierte esta Superioridad Judicial que las mismas guardan en común cuatro de sus seis caracteres, los que además se encuentran situados en la misma posición, situación que, sin lugar a dudas, se traduce en una irrefutable similitud ortográfica, visual y fonética.

    Ahora bien, alega el recurrente que tal similitud, se cifra en un sufijo genérico de la marca de la demandante "EPA". Este aspecto, de ser corroborado, incidiría necesariamente en el cotejo intermarcario, habida cuenta que tal situación comprometería la distintividad de la raíz, eliminando así la posibilidad de cimentar en ella el riesgo de confusión. La importancia de este examen es expuesta magistralmente por los T.L.E.B. y G.C. DE LAS CUEVAS, al señalar:

    Cuando las sílabas iniciales son idénticas o muy similares, deben distinguirse dos hipótesis: aquella en que tales partículas tienen poder distintivo, es decir no son necesarias, descriptivas, ni demasiado transparentemente evocativas del producto marcado, y aquella en que, al contrario, las mismas son descriptivas o de uso común o necesario en la clase...

    BERTONE Y CABANELLAS añaden que:

    "..cuando las sílabas iniciales son idénticas o muy similares, ello es factor preponderante de confusión. En estos casos, la desinencia debe ser "preponderantemente diferente" para que no quepa posibilidad de confusión entre las marcas...

    Sin embargo, ello sólo es así cuando la propia raíz tiene poder distintivo, y no cuando es de uso general o necesario; hablar de confusión en este caso por la sola presencia del radical común en ambos signo sería conceder un privilegio que no está dentro del espíritu de la Ley."(BERTONE, E. y G.C. de las Cuevas. Tratado de Derecho de Marcas. Tomo II. Editorial Heliasta, S.R.L., pág.49) (Énfasis suplido por el Tribunal)

    Dicho esto, es el criterio de esta Sala de Decisión que no existe en el expediente elemento de convicción alguno que refleje ese carácter genérico o común, que el recurrente le endilga a la raíz "EPA", de ahí que carezca de todo sustento tal alegación. Y es que aún habiéndose acreditado este aspecto, existe entre los signos en controversia una irrefutable similitud fonética en sus desinencias. Y es que si bien éstas difieren en dos caracteres, los mismos no juegan un papel destacado en el plano fonético, al punto de que tal diferencia resulta prácticamente imperceptible al oido.

    Queda por abordar lo referente a la diferencia que guardan las marcas en litis, en cuanto a los productos que éstas amparan en el mercado, aspecto no menos importante a los efectos de determinar si en efecto, existe la posibilidad de que la similitud acusada se traduzca en una confusión directa o indirecta del público consumidor.

    Ciertamente, se ha probado en autos el hecho de que las marcas en disputa, distinguen medicamentos destinados al tratamiento de patologías claramente diferenciables, "Una preparación para el tratamiento de condiciones espasmódicas y convulsivas", en el caso de "EPAMIN" (fs.122) y, "Preparaciones Farmacéuticas para el uso en el campo de la Oncología", en el caso de "EPAXIM" (fs.149 y vta.); empero es el criterio de esta M. que, de permitirse el registro del signo impugnado, se estaría limitando el derecho que ostenta la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY LLC de expandir el listado de productos que ampara la marca "EPAMIN" en la Clase 5 Internacional, habida cuenta de la semejanza ortográfica, visual y fonética existente entre uno y otro signo. En consecuencia, este argumento resulta exiguo a los efectos de permitir el registro de la marca objetada.

    Esgrime además la recurrente que, por su naturaleza y función, los productos amparados por las marcas en controversia deben ser adquiridos bajo receta médica, la cual es prescrita por profesionales de la medicina de distintas especialidades, situación que excluye el riesgo de confusión.

    Sobre este punto, debe señalar la Sala que no existe en el expediente constancia alguna que permita corroborar el hecho de que para adquirir uno u otro producto se requiera receta médica. Aunado a ello, y aún cuando se han suscitado intensos debates a nivel Doctrinal en torno a la importancia que tiene la venta por receta médica de un medicamento, para los efectos de alejar el riesgo de confusión en el consumidor, hoy por hoy, autores como J.O., sostienen que este criterio jurisprudencialmente ha perdido vigencia y defienden la tesis, de que el cotejo de marcas destinadas a amparar productos farmacéuticos debe ser riguroso, medie o no receta médica. El Jurista Argentino expresa lo siguiente:

    "Si bien en un caso se reafirmó que debía aplicarse un criterio de "prudente razonabilidad", y en otros se dijo que "no hay elementos de juicio bastantes como para justificar, en el caso, la adopción de un criterio riguroso", los fallos dictados hasta el presente insisten en que en este tipo de conflictos, no hay por qué atenuar el rigor del cotejo, se trate de productos que han de ser vendidos con o sin receta."(OTAMENDI, J.O.Cit. pág.189)

    Otra de las censuras que le formula la recurrente al fallo de primera instancia, gira en torno a que el mismo omitió el hecho de que los productos distinguidos con las marcas en pugna, coexisten en mercados como los comprendidos dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) y la Unión Europea.

    Ciertamente, la coexistencia anterior de las marcas en pugna constituye un factor de gran importancia al momento de determinar la posibilidad de confusión; no obstante, debe decirse, en primer lugar que, no consta en el expediente prueba alguna de que ambas marcas efectivamente coexistan en dichos mercados, sólo existen certificados de registro expedidos por las autoridades registrales de los Estados Unidos de América a las marcas "EPAMIN" y "EPAXIM", lo que en todo caso, daría fe de una coexistencia registral que, de acuerdo al autor citado por la recurrente (JORGE OTAMENDI), "no ha sido considerado un factor que permita el registro de una marca confundible" (OTAMENDI, J.O.Cit. pág.197). En segundo lugar, y aún cuando existiese en el expediente, prueba de la coexistencia efectiva de los signos en controversia en los mercados de estos países, no debe perderse de vista que lo determinante es la coexistencia en el país en el que se pretende el registro, no así en otras latitudes. En ese sentido, se ha manifestado J.O., quien señala lo siguiente:

    "No se ha reconocido valor a la coexistencia de las mismas marcas en el extranjero. Esto es natural, ya que además de ser el derecho de marcas un derecho estrictamente territorial, las costumbres, idiomas y modismos de otros países pueden haber motivado actos y circunstancias, que no tienen por qué ser los mismos en el nuestro."(OTAMENDI, J.O.Cit. pág.199-200)

    Configurado pues el riesgo de confusión proscrito por nuestra Ley de Propiedad Industrial en su artículo 91, numeral 9,impera la confirmación del fallo de primera instancia y, consecuentemente, la imposición de costas contra la parte recurrente.

    En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia No.9 de 5 de febrero de 2004, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá.

    Se CONDENA en costas a la parte recurrente, en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.350.00).

    Notifíquese Y CUMPLASE,

    MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

    AIDELENA PEREIRA VÉLIZ

    ANA MARY MOJICA MOJICA (Secretaria Encargada)